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demandes d’enregistrement de marques ont été répertoriées à l’Office Japonais des Brevets en 2005, soit 3% de plus qu’en 2004303

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Patent Prosecution Highway

126.000 demandes d’enregistrement de marques ont été répertoriées à l’Office Japonais des Brevets en 2005, soit 3% de plus qu’en 2004^³⁰³.

La situation des importations parallèles a longtemps posé problème aux entreprises étrangères, en particulier de luxe, vis-à-vis de la distribution de leurs produits au Japon. L'importation parallèle d'un produit consiste à importer puis distribuer le produit d'un pays dans un autre pays, en dehors du réseau de distribution mis en place par le fabricant ou son distributeur agréé. La question se pose alors de savoir si le droit de propriété industrielle et commerciale du fabricant peut servir à empêcher l'importation parallèle d'un produit qui a déjà été mis sur le marché légalement dans un autre pays.

En l’absence de règles internationales sur cette question des importations parallèles et sur l’épuisement des droits de propriété intellectuelle, chaque pays a adopté son propre système. Il n’y a pas d’interdiction légale des importations parallèles au Japon. En ce qui concerne les œuvres protégées par le droit d’auteur, on peut observer également que l’article 26bis de la loi sur les droits d’auteur, dans sa rédaction issue de la réforme intervenue le 1er janvier 2000, prévoit que l’importation parallèle en matière de droit d’auteur est libre et ne constitue pas une contrefaçon.

C’est la jurisprudence (principalement Aff. Parker, NMC KK c. Schrilo Trading Co., Ltd., Tribunal de District d’Osaka, jugement du 27 février 1970) qui a donc dû fixer comme suit les critères de légitimité des importations parallèles :

les marchandises en question doivent être authentiques, autrement dit non contrefaisantes, sinon elles seraient hors commerce ;
l’entité juridique japonaise détentrice des droits de propriété sur la marque déposée au Japon doit pareillement être propriétaire de la marque dans le pays de provenance des marchandises litigieuses ;
les marchandises importées doivent être de même qualité que celles fabriquées au Japon.

Dans l’affaire « La Chemise Lacoste et Sankyo Seiko KK [son licencié exclusif pour le Japon] c/. Shinshin Boeki KK », le Tribunal de District de Tokyo a étendu, par un jugement du 7 décembre 1984, le champ des marchandises authentiques aux produits fabriqués par un licencié légitime. En l’espèce, les produits importés étaient ceux fabriqués par un licencié dans le cadre d’un accord de “licence parallèle”, en vertu duquel les licenciés individuels s’étaient engagés à limiter le site géographique de fabrication et de distribution des produits licenciés. Appliquant la règle des trois tests issue du jugement Parker, le tribunal décida que les produits fabriqués par un licencié légitime, en l’occurrence aux Etats-Unis, étaient équivalents aux produits authentiques dans la mesure où ils étaient l’objet de contrôles qualité en application des documents contractuels.

En 2003, par un arrêt Fred Perry du 27 février^³⁰⁴, la Cour Suprême du Japon a, pour la première fois, été invitée à se prononcer sur les droits de l’auteur d’une marque en situation d’importations parallèles. En l’espèce, une société anglaise, Fred Perry Sportswear Ltd (fondée par l’ancien champion de Wimbledon) était détentrice dans 110 pays dans le monde des droits de propriété sur la marque « Fred Perry » et sur le logo associé représentatif d’une feuille de laurier sur les vêtements. En novembre 1995, Fred Perry Sportswear Ltd transféra ses droits au Japon à un de ses licenciés (depuis 1970), la société Hit Union, basée à Osaka, dont elle devint, en janvier 1996, la filiale à 100%. La société Hit Union devint propriétaire du portefeuille de marque sus-visé. La société Three M importait et vendait des polos qui portaient la même marque « Fred Perry ». Ces polos étaient fabriqués par une société basée à Singapour, la société OSIA. Bien que la société OSIA fut un licencié de la société Fred Perry Sportswear Ltd^³⁰⁵, elle avait, sans l’agrément de son cocontractant et en violation des termes de la licence, sous-traité la fabrication des polos à une entreprise chinoise. Par suite, la société Hit Union mit une annonce dans un magazine commercial prétextant que les polos Fred Perry commercialisés par Three M étaient faux. Elle assigna la société Three M pour contrefaçon de sa marque, demandant l’arrêt de l’importation et de la vente dans l’archipel des polos litigieux (sur le fondement de l’article 36 de la loi sur les marques), l’allocation de dommages-intérêts (sur le fondement de l’article 709 du code civil japonais) ainsi que l’insertion dans un magazine commercial d’une annonce d’excuse publique (sur le fondement de l’article 39 de la loi sur les marques). En retour, la société Three M assigna la société Hit Union, revendiquant que l’action de cette dernière faisait obstruction à son activité et portait atteinte à sa réputation. Elle réclama des dommages-intérêts (sur le fondement de l’article 709 du code civil japonais), ainsi que la publication dans un magazine commercial d’une notice d’excuse pour ces poursuites intempestives (sur le fondement de l’article 723 du même code). Les deux affaires furent jointes. Les juridictions de première instance (jugement du 21 décembre 2000) et d’appel d’Osaka (arrêt du 29 mars 2002) décidèrent que les produits litigieux n’étaient pas authentiques et rejetèrent la demande de la société Three M. Quant à la société Hit Union, elles lui accordèrent seulement des dommages-intérêts. La société Three M formula alors, en vain, un recours devant la Cour Suprême. Sa demande fut rejetée. L’arrêt de la Cour Suprême est ainsi motivé. «En application des articles 2 et 25 de la loi sur les marques, est constitutif de contrefaçon d’une marque le fait par toute personne physique ou morale, autre que la propriétaire de la marque au Japon, de se livrer à l’importation de produits portant la même marque sans l’autorisation du titulaire de la marque. Toutefois, l’importation de tels produits pourrait être considérée comme importation parallèle légitime non constitutive de contrefaçon de marque si les conditions cumulatives suivantes étaient remplies :

la marque en question est légalement apposée sur le produit par une entité détentrice des droits dans le pays où l’action a lieu ou par une entité qui en a reçu légitimement les droits du titulaire de la marque ;

au regard de leurs liens juridiques ou économiques, il y a identité entre la société titulaire de la marque au Japon et celle titulaire de la marque dans le pays étranger, de telle sorte que les produits porteurs de la marque qui sont fabriqués dans ce pays étranger peuvent être perçus comme ayant la même origine que ceux fabriqués par le titulaire de la marque au Japon ;

le titulaire de la marque au Japon est en position de pouvoir contrôler directement ou indirectement la qualité des produits portant la marque litigieuse, au point qu’on peut estimer que les produits en question n’ont pas une qualité inférieure à ceux sur lesquels le propriétaire de la marque a apposé celle-ci. En effet, l’article 1 de la loi sur les marques déclare que la protection des marques a pour objet de maintenir la confiance dans les activités commerciales du titulaire de la marque, de contribuer au développement de l’industrie et de protéger les intérêts des acheteurs. »

Pour la Cour Suprême, les importations qui remplissent les conditions ci-dessus sont censées être de nature légitime parce qu’elles ne heurtent pas l’objet ou la fonction des marques qui servent à indiquer l’origine du produit et garantissent sa qualité. En d’autres termes, ces importations ne peuvent pas être contrefaisantes parce qu’elles ne provoquent aucune perte de confiance dans les activités commerciales du titulaire, ni ne portent atteinte aux intérêts des acquéreurs. Dans la présente affaire, la fabrication des produits en question, en violation des dispositions du contrat de licence restreignant les sites de production, va à l’encontre du fonctionnement de la marque en tant qu’indication de l’origine du produit. En outre, les limitations de sites de fabrication sont extrêmement importantes pour assurer la qualité du produit et, par conséquent, la violation en question fragilise la fonction de la marque visant à garantir la qualité du produit. Autoriser l’importation de ce type de produits viendrait à saboter la confiance en Fred Perry Sportswear et en la marque Fred Perry qu’elle a bâtie, conduisant nécessairement en une perte de confiance de la part des consommateurs. Par voie de conséquence, les importations de ces polos par Three M ne peuvent être admises comme importations parallèles légitimes.

Depuis cet arrêt de la Cour Suprême, il est clair que pèse sur les importateurs parallèles l’obligation de vérifier que les marchandises importées auront bien été fabriquées en conformité avec les stipulations du contrat de licence (obligation de soin). Vis-à-vis des douanes japonaises, la loi leur impose d’indiquer les sites de fabrication des marchandises importées.

Selon Makoto Endo, cet arrêt a laissé sans réponse les questions suivantes :

(1) En cas d’importation de produits respectant l’obligation de soin mais qu’est découvert après coup que les produits en question sont contrefaisants au regard d’un contrat de licence s’agissant du lieu de fabrication la responsabilité d’un importateur doit-elle être retenue ? L’auteur pense que non, sauf cas de négligence.
(2) Que faut-il penser de la situation dans laquelle la violation du dispositif contractuel ne concerne pas le lieu de fabrication ou les restrictions en matière de sous-traitance, comme par exemple la violation des restrictions de volume autorisé? Là encore, selon cet auteur praticien, la responsabilité de l’importateur doit être écartée parce que les fonctions d’indication de la source et de garantie de la qualité ne sont pas alors affectées par le manquement.

Brevets

Les droits sur les brevets sont créés par dépôt d’une demande et enregistrement auprès de l’Office Japonais des Brevets. Les mêmes règles s’appliquent aux Japonais et aux étrangers qui résident au Japon ou viennent y faire affaire. Pour les étrangers non résidents et non opérateurs au Japon, les droits de propriété sur les brevets sont gouvernés par les traités en vigueur entre le Japon et le pays de l’étranger concerné et par la règle annuelle de la Convention de Paris (le dépôt d'une première demande de brevet dans un pays de l'Union fait naître un droit de priorité, attaché à cette demande, qui permet de l'étendre dans les autres pays de l'Union dans un délai maximum de un an, tout en conservant le bénéfice, dans ces pays, de la date de dépôt initiale dans le pays d'origine).

Contrairement aux Etats-Unis qui accordent la priorité au premier inventeur, le Japon a adopté le modèle européen de la priorité au premier déposant, lequel encourage l’inventeur à déposer rapidement les résultats de ses découvertes favorisant ainsi la diffusion et le développement de son invention.
Les requêtes doivent être faites en japonais mais, depuis le 1^er juillet 1995, le dépôt des spécifications, desseins et résumés en anglais est autorisé, à condition d’en faire suivre une traduction dans les deux mois. Les dépôts par des étrangers non résidents doivent être effectués par le canal d’un bengoshi ou benshiri.
Actuellement, un brevet est délivré et sa publication officielle dans la Gazette des brevets effectuée au terme d’une période de 18 mois suivant la date de dépôt.
Les tiers peuvent solliciter l’invalidité d’un brevet, sans intérêt à agir, pour des raisons de contrariété avec les dispositions d’un traité ou l’ordre public. Lorsqu’ils expriment un intérêt à agir, ils doivent alors invoquer soit l’absence d’inventivité de la création, soit l’absence de co-inventivité.
Leur action peut être diligentée à n’importe quel moment de la durée de validité du brevet ou même a posteriori, après qu’il ait expiré. Le demandeur doit alors spécifier dans sa requête :

les faits qui justifient les raisons d’une invalidation ;
la relation entre les faits et la preuve.

La procédure devant un panel d’examinateurs choisis au sein de l’Office Japonais des Brevets est contradictoire, le breveté et le plaignant pouvant assister à chacune des étapes de la procédure.

Le perdant peut interjeter appel devant la Cour d’Appel de Tokyo, exclusivement compétente. Devant cette juridiction, les parties peuvent introduire de nouvelles preuves qu’elles auraient pu découvrir telles que de nouvelles références proches de l’invention litigieuse.
Comme c’est le cas en France, les titulaires d’un droit de propriété sur un brevet japonais jouissent d’un monopole d’exploitation de vingt ans à compter de sa date de dépôt, ce qui leur permet de concéder des licences ou de s’opposer à leur utilisation par un tiers. Les licences accordées, nécessairement sous la forme écrite, peuvent être de nature exclusive (senyo jisshi-ken) ou non exclusive (tsujo jisshi-ken) mais, dans le premier cas, un exemplaire du contrat doit être enregistré auprès de l’Office Japonais des Brevets. En pratique, peu d’entreprises semblent respecter cette obligation. Au titre de l’année fiscale 2006, l’Office Japonais des Brevets a constaté que seuls 1315 accords de licence sur 110.000 avaient été enregistrés. Il s’apprête à faire déposer un projet de loi pour améliorer le système d’enregistrement existant.^³⁰⁶
Le titulaire des droits de propriété sur un brevet peut être requis de consentir une licence sur celui-ci dans les trois situations suivantes:

le directeur général de l’Office des Brevets peut accorder une licence dans le cas où l’invention brevetée n’a fait l’objet d’aucune exploitation pendant au moins trois années consécutives ;
le METI peut prendre la même initiative si l’intérêt public est en jeu ;
enfin, le titulaire d’un brevet d’amélioration peut solliciter une licence sur le brevet d’origine.

En annexe, figure un tableau des coûts moyens d’un brevet au Japon.

Les entreprises japonaises déposent plus qu’ailleurs des brevets: le nombre de demandes de brevets dans leur pays a été de 427.000 en 2005, soit 1% de plus que l’année précédente. Par comparaison, il n’était que de 13.500 en France. Le pourcentage de dépôt de brevets par des sociétés domestiques au Japon a atteint 85% en 2006.^³⁰⁷ Compte tenu de la globalisation de l’économie, les entreprises japonaises concentrent de plus en plus de dépôts de brevets en Chine et en Corée du Sud: 173.000 demandes pour la Chine en 2005 (soit 33% de plus qu’en 2004) et, la même année, 157.000 en Corée du Sud (soit 12% de plus qu’en 2004).^³⁰⁸ Aux Etats-Unis, parmi les 15 premières entreprises en nombre de dépôts en 2006, l’Office Américain des brevets et marques (US Patent and Trademark Office / USPTO) constate que 8 sont japonaises. Le nombre total de brevets accordé à des entreprises japonaises s’élevait cette année là au chiffre incroyable de 36.581, soit approximativement 26.000 de plus que l’Allemagne, venant en second rang.^³⁰⁹
Comme c’est le cas dans d’autres pays, surtout dans le domaine des technologies de pointe et celles qui requièrent notamment un certain niveau de normalisation (ex/ DVD, écrans plats de télévision, ordinateurs et autres équipements électroniques, téléphones cellulaires), certaines entreprises innovant dans un champ technologique entourent leur innovation de brevets sur les techniques adjacentes qui ne servent à rien. Cette stratégie a pour objet de rendre plus difficile pour les concurrents une copie plus ou moins rapprochée de leur innovation. C’est aussi un moyen de développer des stratégies de négociation de licences croisées de brevets sans redevance ou à faibles taux de redevances, que ce soit entre sociétés domestiques ou avec des sociétés étrangères (principalement coréennes, européennes ou américaines).
En janvier 2007, dans le prolongement du « Intellectual Property Strategic Program » du début 2004 lancé en concertation avec le public^³¹⁰, le METI a annoncé le AMARI Plan: «Advanced Measures for Accelerating reform toward innovation plan in patent examination». Ce programme a pour ambition d’atteindre les meilleurs standards en matière d’examen des brevets, d’améliorer la lutte anti-contrefaçon et de créer un processus global harmonisé de demande de brevets. Il couvre les quatre domaines principaux suivants :

la promotion de l’acquisition de droits de propriété intellectuelle à une échelle globale et l’atteinte d’un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle;
une aide aux régions et petites et moyennes entreprises en matière d’utilisation de propriété intellectuelle;
la promotion d’une gestion stratégique de la propriété intellectuelle par les entreprises;
la poursuite des efforts pour rendre plus expéditif et efficace le traitement des demandes de dépôt, avec un objectif affiché de 11 mois maximum pour 2013.

Déjà, le METI a pris conscience du nombre très insuffisant d’examinateurs au sein de l’Office Japonais des Brevets. Il en a recruté 131 en 2006, portant ainsi le nombre total de ceux-ci à 1567. Un programme de recrutement a été établi jusqu’en 2012. Ces chiffres semblent cependant bien insignifiants comparé au nombre total actuel d’examinateurs américains (4883) dans un contexte ou l’USPTO a déclaré vouloir recruter 1200 examinateurs de plus par an jusqu’en 2012.^³¹¹

Un des enjeux majeurs de l’examen de brevets est la globalisation de la propriété intellectuelle. Dans son rapport 2006, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle constate que le nombre de dépôts effectué dans le monde est passé de 884.400 en 1985 à 1.599.000 en 2004. A l’heure actuelle, plusieurs demandes sont enregistrées simultanément dans plus d’un office des brevets. En Europe, depuis 1977, existe une procédure unique de délivrance de brevets qui permet la délivrance d’autant de brevets nationaux que de pays de l’Union Européenne où une protection est demandée. En outre, le « brevet communautaire » proposé par la Commission Européenne afin de donner la possibilité aux inventeurs d'obtenir un seul brevet juridiquement valable dans toute l'Union Européenne, a fait l’objet de nombreux débats depuis l’année 2000. Grâce à la signature par la France en janvier 2008 du Traité de Londres le consacrant, il est entré en vigueur le 1^er mai 2008. S’il a mis longtemps à voir le jour, c’est pour des raisons de désaccord sur les obligations de traduction correspondantes. Le Traité de Londres prévoit que les pays dont la langue fait partie de l’une trois langues officielles de la Communauté (c’est-à-dire l’anglais, le français ou l’allemand) n’exigeront plus la traduction dans une autre langue d’un brevet européen, quand bien même la langue dans laquelle le brevet a été accordé n’est pas la langue officielle du pays d’enregistrement.
Afin de rationaliser le processus d’examen, s’est opéré un glissement sensible du traitement des dossiers sous les auspices du Traité de coopération en matière de brevets ou Patent Cooperation Treaty (PCT). En bref, le système du PCT autorise un inventeur à effectuer un dépôt électronique de demande internationale par brevet, rédigé en une seule langue. Bien qu’il ne soit pas encore possible de se faire délivrer un brevet international, le système du PCT rationalise le processus de traitement puisqu’il permet à 117 pays d’accéder à un fichier numérique de la demande. Ainsi ce système permet la mise en commun d’information sur des recherches sur le « prior art ».
La phase nationale est la seconde des deux principales phases de la procédure du PCT. Elle fait suite à la phase internationale et correspond à l’instruction de la demande internationale auprès de l’office de chaque État contractant désigné dans la demande internationale ou de l’office agissant pour cet État. La demande internationale a, dans chaque État désigné, les effets d’un dépôt national (ou régional) dès la date du dépôt international, et il appartient à l’office de cet État ou à l’office agissant pour cet État (“l’office désigné”) de se prononcer sur la protection de l’invention. La phase nationale d’instruction de la demande internationale par l’office désigné est généralement suspendue jusqu’à l’achèvement de la phase internationale
Depuis le 9 septembre 2002, aucun office désigné, y inclus l’Office Japonais des Brevets, ne peut traiter ni examiner la demande internationale avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. A ce délai s’ajoutent deux mois supplémentaires pour l’enregistrement d’une traduction en japonais.

En juillet 2006, à l’initiative de l’Office Japonais des Brevets, était signé le premier programme pilote dénommé “Patent Prosecution Highway” (PPH)^³¹² entre les directeurs respectifs de l’USPTO et de l’Office Japonais des Brevets. Début 2008 ce programme a été adopté à titre permanent par ces deux institutions. L’office britannique des brevets signait également un projet pilote identique avec l’Office Japonais des Brevets en mars 2007^³¹³. Des discussions sont en cours avec l’Office Européen des brevets. Le Canada aussi de son côté s’implique sur ce sujet. L’objectif est de gagner en économie de coûts et en efficacité dans le traitement des demandes de part et d’autre grâce au partage de l’information numérisée. Les examens accélérés obligent actuellement un déposant à effectuer des recherches préalables et à établir des comparaisons entre son invention et d’autres inventions antérieures. Avec un tel projet pilote, les déposants qui ont reçu un rapport d’examen par l’un quelconque des offices de brevets concernés, peuvent solliciter un examen accéléré d’une demande de dépôt du brevet correspondant dans l’autre pays concerné.

Les inventions de salariés et la question de leur juste ou « raisonnable » rémunération
Pour qu’une invention ait le statut d’invention de salarié, elle doit répondre aux trois critères suivants énoncés dans l’article 35 de la loi japonaise sur les brevets :

il doit s’agir d’une invention faite par un salarié ;

il faut que l’invention se rapporte à une situation d’emploi présente ou passée ;

l’invention doit avoir été découverte par l’employé dans l’exercice de ses fonctions et être en rapport avec l’activité de son employeur.

La loi japonaise sur les brevets prévoit (article 35, paragraphe 1) que, dès lors qu’un salarié a obtenu un brevet pour une invention dont il est l’auteur, son employeur bénéficie automatiquement d’une licence non exclusive d’utilisation d’un tel brevet. Dans le cas de cession du(es) brevet(s) par le salarié à son employeur, le paragraphe 3 de l’article 35 stipule que le salarié est éligible à une raisonnable compensation. Cette rémunération n’est toutefois pas assimilée à un supplément de salaire, comme c’est le cas en France.

Souvent, c’est dans le règlement intérieur de l’entreprise que sont fixées les règles afférentes au traitement des inventions de salariés au Japon, sous forme de programme de « récompenses ».
En application de l’article 35 paragraphe 4, le montant de la rémunération du salarié est calculé, d’une part, en fonction du bénéfice que l’employeur réalisera grâce à l’invention et, d’autre part, en fonction de sa contribution à la réalisation de l’invention. La question se posait en pratique de savoir si, dans l’assiette des revenus réalisés grâce à l’invention, on devait intégrer ceux réalisés au titre des brevets déposés à l’étranger pour la même invention. Les tribunaux ont été saisis de cette question dans le cadre notamment de l’affaire très médiatisée opposant la société Hitachi Metal Ltd à son ex-employé retraité, le professeur Seiji Yonezawa, auteur de 3 inventions brevetées au Japon et dans d’autres pays (inventions en relation avec des lecteurs optiques pour compact disques). Le 17 octobre 2006, la Cour Suprême a rendu son arrêt tant attendu^³¹⁴. Elle a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Tokyo du 29 janvier 2004^³¹⁵ qui avait alloué à M. Yonezawa une somme de 160 millions ¥, soit 1 .250.000 €, cette somme représentant 14% du montant des revenus de licence, y compris les licences croisées, perçues par Hitachi. La Cour Suprême a considéré que le droit de cession à l’employeur prescrit par l’article 35(3) de la loi japonaise sur les brevets couvre les brevets étrangers et que la rémunération raisonnable auquel le salarié inventeur pouvait prétendre devait englober par analogie les revenus générés par les licences accordées sur ces brevets étrangers. Cette décision va certainement bousculer les directions des ressources humaines des grands groupes japonais et les conduire à réexaminer le contrat de travail de chacun de leurs ingénieurs. En outre, elle va davantage inciter les anciens employés insatisfaits de leur sort à porter leur affaire en justice. Le professeur Jinzo FUJINO rapporte en effet, qu’à peine une semaine après l’annonce de l’arrêt sus-visé de la Cour Suprême, un autre ancien employé de Hitachi s’est empressé de saisir les tribunaux pour réclamer le versement d’une somme de 200 millions ¥ au titre d’une invention dont il se prétend être l’auteur.
Avant cette affaire, d’autres procédures avaient été engagées^³¹⁶, contribuant à mieux encadrer le régime des inventions de salariés. Dans l’affaire Olympus (Olympus Optical Co. Ltd c/ Shumpei Tanaka)^³¹⁷, l’inventeur d’une amélioration d’un mécanisme de lecteur optique de video-disque était confronté à la situation d’absence totale de négociation de sa rémunération au titre de ses brevets déposés, l’employeur se référant aux dispositions du règlement intérieur qui fixaient une assiette très basse de rémunération. L’intéressé contesta cette situation imposée et déséquilibrée et porta son cas devant les tribunaux. La procédure ira jusqu’à la Cour Suprême qui, par un arrêt du 22 avril 2003, confirmera l’arrêt de cour d’appel qui avait jugé que “l’employeur peut dans son règlement intérieur fixer des règles concernant le traitement des inventions de ses salariés mais ne peut pas décider unilatéralement en avance du montant de la rémunération raisonnable”. La Cour Suprême précisera en outre que “le montant prévu dans le règlement intérieur peut constituer une partie de la rémunération raisonnable prévue par les articles 35(3) et 35(4) mais ne peut pas être considéré comme étant le montant entier de la rémunération raisonnable s’il est moins important que ce qu’il pourrait être d’après l’article 35(4) ».
Les décisions antérieures n’avaient que statué sur la détermination du caractère raisonnable de la rémunération. Une des plus significatives fut celle rendue dans l’affaire Nichia Chemical Corp c/ Dr Shuji Nakamura, dans laquelle le Tribunal de District de Tokyo accorda par un jugement du 30 janvier 2004 la somme de 20 milliards ¥ (150 millions €) à l’inventeur d’une diode électroluminescente bleue. Cette décision fut renversée par la Cour d’appel de Tokyo dans un arrêt du 11 janvier 2005^³¹⁸ qui, par une appréciation de la contribution de l’inventeur qu’elle estima de 5%, fixa la rémunération de ce dernier à 608.570.000 ¥ (3.7 millions €). Les parties signèrent finalement un accord transactionnel par lequel la société Nichia acceptait de verser à titre de dédommagement définitif la somme considérablement inférieure de 850 millions ¥, (6,4 millions €). Le mois plus tard, la même juridiction allouait au demandeur la somme de 190 millions ¥ (1,4 millions €) dans la procédure opposant Naruse à Ajinomoto (jugement du 24 février 2004). En l’espèce, le salarié avait permis l’obtention de brevets en relation avec la méthode de production du fameux sucre artificiel Aspartam dont l’exploitation avait procuré d’énormes revenus à la société Ajinomoto^³¹⁹. De son côté, la société Toshiba n’a pas échappé aux poursuites d’un de ses ex-salariés inventeur d’une mémoire flash, mais, en juillet 2006, elle a fini par accepter la proposition de règlement amiable du Tribunal de District Tokyo et a versé à ce dernier la somme de 87 million ¥ (532.000 €).
D’autres sociétés telles que Shikishima Starch, Mitsubishi Electric et Canon ont, elles aussi, alimenté le contentieux de la rémunération des inventeurs salariés.

Juridictions compétentes pour le règlement des litiges de propriété intellectuelle
L’article 6 du Code de Procédure Civile japonais a été modifié en avril 2004 pour donner compétence exclusive aux tribunaux de district de Tokyo et Osaka sur toutes contestations portant sur des brevets, modèles, topographies de semi-conducteurs, ou encore sur des droits d’auteur de logiciels. Les appels en la matière relèvent de la compétence exclusive de la Cour d’Appel de Tokyo. Celle-ci peut même siéger avec un panel de cinq juges : le responsable de chacune des divisions PI et le directeur en charge de tous les contentieux PI. C’est une bonne initiative car, ainsi, ce sont des magistrats spécialisés qui sont appelés à délibérer et juger ce type de dossiers.

Principes directeurs d’un recours en matière de brevet au Japon
Le titulaire des droits de propriété sur un brevet (ou son licencié exclusif) qui constaterait ou serait informé d’une violation de son brevet, peut réclamer réparation de son préjudice, principalement sur le terrain de la responsabilité civile. Le droit japonais de la responsabilité civile, traité dans la 3^ème partie du Code Civil (Minpo) consacré au droit des obligations, est très similaire au régime français. Traditionnellement, il est considéré que les quatre éléments suivants doivent être réunis avant de retenir la responsabilité civile d’un individu (art. 709 du Minpo) : (1) l’existence d’une faute ; (2) l’auteur de la faute a agi de manière intentionnelle ou par négligence ; (3) un lien de causalité existe entre la faute et le dommage ; (4) le comportement fautif est illégal.
Comme en droit français, dans une action en responsabilité civile, il appartient au plaignant qui se prétend victime de rapporter la preuve de la faute et du lien de causalité. Par exception, l’article 103 de la loi japonaise sur les brevets renverse la charge de la preuve et impose au contrefacteur d’établir l’absence de négligence de sa part.
Le droit japonais reconnaît également les notions de gestion d’affaires et d’enrichissement sans cause (art. 703 Minpo). La contrefaçon de brevet peut être poursuivie sur le fondement de l’enrichissement injuste. Il n’y a pas lieu dans ce cas de rapporter la preuve du caractère volontaire de la faute ou de la négligence du contrefacteur. L’intérêt réside essentiellement sur le terrain de la prescription qui est de 10 ans en matière d’enrichissement injuste au lieu de 3 pour les procès en responsabilité civile.
En application de l’article 100 de la loi sur les brevets, le demandeur peut solliciter une injonction d’interdiction, à titre provisoire, des actes ou menaces d’actes de contrefaçon. Il peut également rechercher le prononcé de la destruction des marchandises contrefaisantes.
Outre la procédure civile, un contrefacteur est passible de poursuites pénales avec le risque d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 5 millions de yens (37.000€) et 150.000.000 yen (1million €) pour la personne morale (articles 196 et 201 de la loi sur les brevets).
En application de l’article 416 du Minpo, on ne peut réclamer au titre de la réparation de son préjudice que la perte issue de la non exécution de l’obligation. Pour prouver le montant du préjudice en matière de brevet, les bénéfices amassés par le contrefacteur sont présumés correspondre au préjudice souffert par le titulaire du brevet (ou son licencié exclusif) (article 102 (2) de la loi sur les brevets). Ce dernier peut aussi chercher à récupérer au moins le montant des gains manqués (article 102 (3)).
L’article article 102 (1) de la loi sur les brevets prévoit que le breveté peut utiliser l’équation suivante pour la détermination de son préjudice :
Préjudice = [nombre de produits contrefaisants vendus] x [gain manqué par le breveté par unité de produit]
Il lui suffit alors de prouver le nombre de produits vendus par le contrefacteur et le bénéfice unitaire.
Le tribunal saisi peut, à la requête de l’une quelconque des parties, décider de nommer un expert pour évaluer tous éléments nécessaires au calcul du préjudice de la victime de la contrefaçon (art. 105bis).

Clauses des contrats internationaux de transfert de technologie et compatibilité avec le droit japonais de la concurrence
Tout comme la Commission Européenne avait dans le milieu des années 80 adopté des règlements d’exemption par catégories des accords de recherche et de développement et des licences de savoir-faire et des licences de brevets, la Kosei Torihiki Inkai (le Conseil de la Concurrence japonais) a émis, le 15 février 1999, des recommandations pour la réglementation des pratiques commerciales déloyales en matière de licences de brevets et savoir-faire (ci-après « Recommendations »), bien connues en anglais sous le label « Guidelines for the Regulation of Unfair Trade Practices with respect to Patent and Know-How Licensing Agreements »^³²⁰. Une analyse détaillée du contenu et de la genèse de ce document ainsi que des comportements effectifs des acteurs commerciaux dépasserait le cadre de cet ouvrage. Nous nous limiterons par conséquent à une présentation résumée de ce document d’autant que le 28 septembre 2007 la JFTC a annoncé de nouvelles recommandations en matière de propriété intellectuelle d’un champ d’application plus large puisque ne se limitant plus aux seuls brevets et savoir-faire.
Les Recommandations de 1999 s’appliquaient en effet aux contrats de licence de brevet et/ou de savoir-faire bilatéraux ou aux contrats de licence multipartite de même objet, d’une durée supérieure à un an, impliquant des entreprises japonaises ou des entreprises japonaises et des entreprises étrangères et dont certaines stipulations sont susceptibles d’influencer le jeu normal de la concurrence sur le marché japonais. Elles ne s’appliquent pas à des contrats portant sur un quelconque autre droit de propriété intellectuelle.
Le gendarme japonais de la concurrence avait adopté une approche pouvant paraître assez familière aux juristes européens étant donné la classification retenue des clauses restrictives de concurrence en clauses noires, clauses grises et clauses blanches.
Les clauses noires sont pour mémoire celles qui, en l’absence de justifications spécifiques, sont par nature, a priori, considérées comme anti-concurrentielles. Entrent dans cette catégorie les clauses de type suivant :

clauses restreignant le prix de revente des marchandises brevetées par le licencié breveté ;
clauses restreignant le prix de vente des marchandises brevetées par le licencié breveté ;
clauses empêchant le licencié au terme, même anticipé, de la licence de distribuer des marchandises concurrentes ou d’acquérir des technologies concurrentes ;
clauses de restriction d’usage de la technologie licenciée alors que le brevet concerné a expiré ou que le savoir-faire concerné est tombé dans le domaine public, de même que les clauses imposant au licencié le versement de redevances après expiration du brevet concerné ou alors que le savoir-faire concerné est tombé dans le domaine public ;
clauses limitatives d’action de R&D par le licencié ou restreignant la recherche et le développement conjoint avec des tiers relativement au brevet licencié ou une technologie concurrente ;
clauses obligeant le licencié à transférer au bailleur de licence la propriété ou à lui concéder une licence exclusive sur les éventuelles améliorations ou inventions induites.

En outre, sous le régime des Recommandations de 1999, les deux catégories de clauses noires suivantes étaient spécifiques aux seuls accords de communication de savoir-faire :

clauses interdisant au licencié, pendant une durée raisonnable après expiration de la licence, d’exploiter des marchandises de substitution ou similaires, concurrentes de celles des marchandises licenciées et clauses empêchant le licencié d’utiliser des technologies similaires ou de substitution dans la mesure où il est difficile par ces restrictions de s’opposer à l’exploitation non autorisée du savoir –faire licencié ;
clauses instaurant un devoir de confidentialité au licencié (non divulgation du savoir-faire objet de la licence à des tiers) dans la mesure où le savoir-faire licencié reste secret.

Les clauses grises qui peuvent être appréciées comme ayant des effets anticoncurrentiels, prennent en considération le positionnement respectif des parties sur le marché concerné, l’environnement concurrentiel, la durée imposée des restrictions, ainsi de suite. Entrent dans cette catégorie les clauses suivantes :

clauses obligeant le licencié pendant toute la durée de la licence à ne pas commercialiser de produits de substitution ou similaires à ceux couverts par le brevet objet de la licence ou à ne pas faire usage de technologies de substitution ou similaires venant en concurrence frontale avec le brevet licencié ;
clauses limitatives de la liberté de choix des circuits de distribution, le bailleur de licence imposant à son licencié de vendre les produits brevetés par son canal ou une personne désigné par ce dernier, de même que les clauses interdisant la vente à des personnes identifiées par le bailleur de licence ;
clauses permettant au concédant de profiter de la veille effectuée par son licencié et de la maîtrise par ce dernier de la technologie licenciée ; plus concrètement celles par lesquelles le concédant oblige le licencié à l’informer de la connaissance ou de l’expérience nouvellement obtenue par lui ;
clauses imposant à un licencié d’utiliser la marque désignée par le concédant relativement aux produits brevetés ;
clauses allant au-delà des critères de qualité qu’un fabricant peut d’ordinaire exiger pour des raisons de fiabilité et de sécurité des produits concernés et qui laisseraient de manière arbitraire au bailleur de licence le soin de fixer la qualité des produits brevetés ou de leurs composants, matières premières, etc. ;
clauses de vente liées quand elles ne sont pas nécessaires à garantir l’efficacité des produits ou au maintien du « goodwill » de la marque ;
clauses de restrictions à l’export, sauf à ce que dans les territoires concernés a) le concédant ait enregistré ses droits sur le brevet relativement aux marchandises brevetées ou b) qu’il y commercialise les mêmes marchandises ou c) qu’il a cédé à un tiers les droits de vente exclusive ;
clauses qui restreignent la fixation par le preneur de licence du prix à l’export ou du volume à l’export des marchandises brevetées ou qui obligent le licencié à passer par le bailleur de licence ou un tiers agréé par ce dernier pour les opérations d’exportation ;
clauses d’exigibilité de redevances sur des produits ou services autres que les produits brevetés ;
clauses obligeant le licencié à souscrire deux brevets au moins alors que cela n’est pas nécessaire pour garantir l’efficacité des produits licenciés ;
clauses de résiliation unilatérale ou consacrant la rupture du contrat sans préavis en cas d’insolvabilité du licencié ou tout autre formulation de rupture pour des motifs injustes ;
clauses interdisant au licencié de contester la validité des brevets concernés.

Au titre des clauses blanches, en principe considérées comme ne tombant pas dans la catégorie des pratiques attentatoires au commerce et à la concurrence, étaient répertoriées les clauses suivantes :

clauses accordant une licence séparée de fabrication, d’utilisation, de vente, etc ;
clauses accordant une licence pour une période limitée par rapport à la durée de vie du brevet ;
clauses accordant une licence pour une zone de couverture limitée par rapport à celle du brevet licencié ;
clauses de restriction d’exploitation des droits de brevet à un secteur technologique spécifique ;
clauses exigeant un minimum de production ou un minimum de volume de ventes des marchandises brevetées ou un usage minimum des process brevetés, etc ;
clauses obligeant le licencié à informer systématiquement son concédant de la connaissance ou de l’expérience nouvellement obtenue du licencié au sujet du brevet objet de la licence ou l’obligeant à concéder une licence non exclusive d’utilisation et d’exploitation des améliorations ou applications inventives, etc faites par le licencié, dans la mesure où le concédant assume les mêmes engagements dans un esprit d’égalité ;
clauses imposant au preneur de licence de maintenir un certain niveau de qualité pour les produits brevetés, les matières premières, composants, etc., dans la mesure où cette obligation se confine à garantir l’efficacité du brevet si le concédant garantit spécifiquement celle-ci (ou pour maintenir le « goodwill » de la marque )dans le cas où le bailleur de licence concède également au licencié une licence de marque ;
clauses imposant au licencié de s’approvisionner chez le concédant ou un tiers désigné par ce dernier en matières premières, composants, etc., dans la mesure où les restrictions de contrôle qualité sont insuffisantes pour garantir l’efficacité du brevet licencié, ou pour maintenir le « goodwill » de la marque, etc ;
clauses de limitation à l’export dans un territoire où le bailleur de licence a) soit a enregistré ses droits sur les marchandises brevetées, b) soit commercialise celles-ci, c) soit a cédé à un tiers les droits exclusifs de vente ;
clauses qui restreignent la fixation par le licencié du prix à l’export ou du volume à l’export des marchandises brevetées ou qui obligent le licencié à passer par le bailleur de licence ou un tiers agréé par ce dernier pour les opérations d’exportation dans la mesure où le bailleur de licence autorise l’exportation des produits dans le territoire tombant dans l’une des catégories visées par l’exemple de clause N°9 ci-dessus et à condition que cette restriction ou obligation soit raisonnable ;
clauses obligeant le licencié à utiliser la production ou le volume de vente ou le prix des produits finis comme base des redevances dans la mesure où le brevet licencié est utilisé pour fabriquer les produits finis ou qu’il s’applique à leurs composants et que les produits finis ne peuvent pas être produits sans utiliser le brevet licencié ou les composants concernés ; de même la clause qui impose au licencié d’utiliser les matières premières ou composants qui sont nécessaires à la production des marchandises brevetées ;
clauses fixant l’obligation pour le preneur de licence d’accepter au moins deux brevets, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir l’efficacité des brevets licenciés ;
clauses prévoyant le paiement des redevances après expiration des brevets dans la mesure où cela est constitutif de paiements échelonnés ou un paiement étendu des redevances ;
clauses stipulant la rupture du contrat par le concédant en cas d’action en contestation de validité du brevet par le licencié ;
clauses obligeant le licencié à fournir ses meilleurs efforts pour exploiter le brevet objet de la licence.

Les nouvelles Recommandations de 2007 en matière de propriété intellectuelle^³²¹, fortement inspirées des nouvelles règles adoptées en Europe, font, parmi les comportements restrictifs de concurrence, une distinction entre

d’une part les pratiques interdisant l’usage de technologies,
d’autre part celles qui limitent le champ d’utilisation de technologies et enfin
celles conditionnant les modalités d’usage des technologies.

L’article 6 (2) de la loi japonaise anti-monopole impose aux parties signataires d’un contrat international (« kokusaiteki keiyakusho ») de licence de brevet et/ou de savoir-faire de notifier celui-ci à la Kosei Torihiki Iinkai dans les trente jours de sa signature. Cette même obligation s’étend aux avenants, en particulier d’extension de durée, de tels contrats. La Kosei Torihiki Iinkai est investie d’un pouvoir de révision des clauses de ces contrats et peut ordonner, quand bon lui semble, tenant compte des circonstances environnantes de chaque transaction, la suppression ou la modification des clauses qu’elle jugerait incompatibles avec ses Recommandations. En principe, elle se prononce dans les deux-trois mois de sa saisine quand elle veut demander la révision des documents contractuels.

Il n’y a pas d’équivalence au Japon avec le système européen d’exemption en bloc, lequel a par ailleurs abandonné depuis 2004 la référence à une liste de clauses exemptées (Règlement CE N°772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d’accord de transfert de technologie). La Commission de la Concurrence japonaise peut accorder une exemption individuelle dès lors qu’avant sa conclusion, les cocontractants sollicitent son avis sur l’absence d’incompatibilité de leur projet de contrat avec le droit de la concurrence local. L’avis ainsi rendu a équivalence de blanc-seing.