Conceptul de proprietate intelectuală Ce sunt indicaţiile geografice ? Precizări terminologice

Download 0,54 Mb.

bet	4/7
Sana	21.05.2017
Hajmi	0,54 Mb.
	#9350

1 2 3 4 5 6 7

k) Exploatarea

Licenţiatorul se aşteaptă ca licenţiatul nu doar să exploateze invenţia şi să aplice know-how-ul, ci şi să continue să facă acest lucru pe toată perioada permisă de termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de licenţă.^³⁶

Părţile pot dori să specifice faptul că licenţiatul va fabrica, utiliza sau vinde produsul care cuprinde o invenţie brevetată sau că va aplica know-how-ul de o asemenea manieră încât să se obţină un anumit rezultat şi să se exploateze tehnologia la un anumit nivel. Părţile pot dori, de asemenea, să exprime angajamentul licenţiatorului drepturilor de a acorda asistenţa necesară licenţiatului pentru atingerea modalităţii asupra căreia s-a convenit şi a nivelului de producţie sau al altei exploatări.

Problemele care se ridică de obicei cu privire la modalitatea şi nivelul exploatării se referă la următoarele elemente: calitatea produsului, volumul de producţie, fabricarea componentelor unui produs de către terţii autorizaţi de licenţiat, importul de produse pentru îndeplinirea cerinţelor locale în absenţa unei exploatări suficiente a ţării respective şi utilizarea căilor de distribuire ale licenţiatorului.

Calitatea unui produs constituie un factor de promovare a vânzării acestuia, de câştigare a unui bun renume al licenţiatului şi de menţinere a poziţiei competitive a acestuia pe piaţă. în continuare, calitatea produsului poate fi legată de reputaţia licenţiatorului dacă produsul va fi vândut purtând marca acestuia. Din punctul de vedere al publicului sau al consumatorilor, un produs care poartă o anumită marcă de fabrică sau de comerţ reprezintă un simbol al calităţii şi consecvenţei, pentru care este răspunzător cineva, identificat sau nu.

Prin urmare, standardul de calitate al unui produs, know-how-ul care va fi adus la cunoştinţă pentru a îndeplini standardele şi condiţiile privind calitatea, reprezintă elemente care trebuie reglementate de prevederi corespunzătoare în contractul de licenţă.Contractul de licenţă poate stipula un standard de calitate convenit între părţi pentru un produs.În acest caz, contractul de licenţă include de obicei, prevederea că licenţiatorul îl va informa pe licenţiat despre modul în care trebuie fabricat produsul pentru a fi atinse standardele şi condiţiile privind cab'tatea şi cantitatea.

Există şi alte modalităţi, deşi indirecte, pentru asigurarea unui anumit standard calitativ al unui produs. Se poate stipula că licenţiatul va angaja un anumit personal de producţie desemnat de licenţiator, pentru a reprezenta anumite faze de producţie. Licenţiatul poate dori să aibă anumite asigurări din partea licenţiatorului cu privire la exploatarea efectivă a invenţiilor brevetate şi la aplicarea know-how-ului. Licenţiatul poate dori o asigurare din partea licenţiatorului că prin exploatarea invenţiei brevetate a acestuia, ca şi prin aplicarea know-how-ului pus la dispoziţie de acesta, licenţiatul va fi capabil să ajungă la rezultatele aşteptate, stipulate în contract, şi anume să realizeze un anumit produs ce include invenţia brevetată sau know-how-ul. Licenţiatul poate dori să i se prezinte asigurări că prin asemenea exploatări şi aplicări va fi capabil să obţină un anumit produs sau un alt rezultat din procesul tehnologic care include invenţia brevetată sau know-how-ul.

Este, de asemenea de interes pentru licenţiat, în exploatarea efectivă a invenţiei brevetate,dacă know-how-ul pus la dispoziţie de către licenţiator va fi adecvat sau oportun pentru atingerea obiectivului licenţiatului de a realiza produsul brevetat sau de a obţine un anumit produs sau un alt rezultat prin intermediul unui proces brevetat.

Abordarea acestei probleme constă, în principal, în asigurarea de către licenţiator că va pune la dispoziţia licenţiatului know-how-ul. La această asigurare se face referire prin garantarea know-how-ului.

În acest context, o garanţie reprezintă afirmaţia că un anumit fapt sau eveniment privind know-how-ul există sau că se vor atinge anumite performanţe prin aplicarea know-how-ului. Această afirmaţie este însoţită de promisiunea că, dacă faptul sau evenimentul nu există sau dacă nu se ating acele performanţe, contractul va fi corectat sau va fi încheiat un alt contract în locul celui iniţial.

Prevederile de garantare din contractul de licenţă pot fi formulate în condiţiile conformităţii know-how-ului furnizat cu descrierea acestuia asupra punerii la dispoziţie a căruia s-a convenit.^³⁷

Garanţiile mai pot fi formulate şi sub forma rezultatelor care trebuie obţinute prin aplicarea know-how-ului. Ele pot fi formulate sub aspectul oportunităţii know-how-ului de a întruni cerinţele tehnologice ale licenţiatului.

l) Soluţionarea litigilor

Dacă neîndeplinirea contractului este posibilă sau chiar apare, iar în cadrul acestuia nu există prevederi care să stabilească consecinţele în cazul unui asemenea eveniment, una dintre părţi poate propune o soluţie satisfăcătoare pentru cealaltă parte. Această soluţie poate fi acordarea unui timp suplimentar pentru îndeplinirea contractului sau pentru corectarea substanţială a viciului sau viciilor in discuţie. O altă soluţie poate fi acceptarea unei alte îndepliniri a contractului în locul celei defectuoase. În aceste aceste moduri, se poate ajunge la o reglementare a conflictului dintre părţi pe cale amiabilă, fără a se apela la căile legale în instanţă sau la alte organe judiciare.

Totuşi, pot apărea situaţii în care părţii prejudiciate prin neîndeplinirea obligaţiilor de către cealaltă parte să nu i se ofere o soluţie convenabilă. Mai poate fi posibil ca partea ce se pretinde că nu şi-ar fi îndeplinit obligaţiile să nege acest lucru, în ambele situaţii, ar trebui să existe un mecanism de reglementare a conflictelor, anterior recurgerii la acţionarea în justiţie. Astfel, se poate apela la asistenţa unor experţi independenţi sau la hotărârile şi recomandările unui grup compus din reprezentanţi ai fiecărei părţi sau la procedurile de conciliere şi arbitraj şi, în final, la instanţele competente în acest domeniu, în particular, la contractul de licenţă poate fi adăugată o clauză care să desemneze Centrul de Arbitraj al Organizaţie Mondiale a Proprietăţii Intelectuale(OMPI) ca for al reglementării conflictelor.

Capitolul III

Remuneraţia în contractele de transfer de tehnologie
3.1 Introducere

Una dintre problemele cele mai critice şi complexe ce trebuie negociate între potenţialul cedentşi potenţialul cesionar este cea legată de „preţul" sau „costul" proprietăţii intelectuale care urmează a fi dobândită în întregime sau prin licenţă şi al tehnologiei ce urmează a fi transferată.

„Preţul" sau „costul" depinde de câţiva factori, printre care natura drepturilor de proprietate industrială şi a tehnologiei, ca şi de capacitatea de negociere a celor două părţi. Potenţialul cedent face, de obicei, o evaluare atentă cu privire la valoarea sau necesitatea unei anumite tehnologii, a tehnologiilor alternative existente, prospectează progresele tehnologice, producţia şi profitabilitatea probabilă a potenţialului cesionar. Cedentul planifică în detaliu producţia şi bunurile care vor proveni de la alţi potenţiali cesionari sau beneficiari de tehnologie.

Potenţialul cesionar va evalua plăţile totale estimative pe care le va face pentru o anumită tehnologie, ca şi pentru progresele acelei tehnologii din punct de vedere al profitabilităţii întreprinderii pentru o anumită perioadă de timp şi, de asemenea, va mai evalua aceste plăti din perspectiva relaţiei cu costurile unor tehnologii alternative sau a plăţilor aferente unor tranzacţii similare.

3.2.Modalităţi de plată întălnite în transferul de tehnologie

a) Recompensa financiară directă^³⁸

Recompensa financiară directă pentru drepturile de proprietate industrială sau pentru tehnologie poate lua diferite forme:

plata unei sume forfetare - o sumă calculată de la început şi care va fi
plătită integral sau în rate;
redevenţe - calculate ulterior, plăţi succesive, a căror valoare este
determinată în funcţie de utilizare sau de rezultatele economice -unităţi de producţie, de servicii, vânzări de produse, profituri;
onorarii - compensaţii pentru serviciile şi asistenţa acordată de
experţi, tehnici sau de specialişti, stabilite la o anumită sumă sau calculate pe persoană şi pe perioadaprestării serviciilor.

Aceste forme de remuneraţie pot fi combinate în cadrul unei licenţe de proprietate industrială sau a unui contract pentru transferul de tehnologie, în anumite situaţii, plata unei sume forfetare poate înlocui în totalitate sistemul redevenţelor, în timp ce în alte situaţii cele două forme de remuneraţie pot fi combinate într-un fel sau altul, ca atunci când licenţiatul sau beneficiarul tehnologiei poate alege dacă va efectua plata unei sume forfetare în locul unui sistem de redevenţe. în alte cazuri,
licenţiatul sau beneficiarul tehnologiei poate avea posibilitatea să plătească redevenţe pentru unităţile de producţie mai curând decât pentru vânzări. Onorariile sau serviciile şi asistenţa tehnică pot fi determinate separat, fie stipulate în avans, fie negociate la momentul prestării acestora. După cum se va observa în continuare, trebuie remarcat totuşi că legile anumitor ţări care reglementează transferul de tehnologie prevăd că anumite drepturi şi elemente ale tehnologiei să fie bazate şi evaluate separat sau chiar să facă obiectul unor licenţe sau contracte distincte.

b) Plata sumei forfetare^³⁹

În cazul transferului sau cedării, respectiv cesionării drepturilor de proprietate industrială,suma forfetară poate fi plătită în momentul transferului sau cesionării acestor drepturi; sau, în cazul unei licenţe sau a unui contract de transfer de tehnologie, fie la încheierea acestor convenţii, fie la scurt timp după aceasta, efectuarea plăţii executându-se fie o singură dată, fie prin rate succesive. Cea din urmă variantă poate fi determinată în legătură cu anumite evenimente, cum ar fi executarea licenţei sau a contractului sau punerea la dispoziţie a unor anumite informaţii tehnice.

Plata sumei forfetare se face de obicei în momentul achiziţionării în totalitate a drepturilor de proprietate industrială prin vânzare sau cedare, ca şi în cazul licenţierii drepturilor de proprietate industrială sau al transferului, când tehnologia poate fi transferată integral, iar licenţiatul sau beneficiarul tehnologiei se poate absorbi în întregime cu uşurinţă. O astfel de plată se face pentru transferul drepturilor sau al unui know-how privind o tehnologie mai puţin sofisticată şi poate fi foarte adecvată din punctul de vedere al licenţiatului sau al beneficiarului tehnologiei dacă acesta nu solicită titularului (deţinătorului) tehnologiei să îi pună permanent la dispoziţie informaţii tehnice privind progresele tehnologice sau comercializarea produsului ori servicii tehnice şi de asistenţă. De exemplu, plata unei sume forfetare poate fi efectuată pentru obţinerea drepturilor asupra unui produs brevetat, a unui proces brevetat sau a unor desene, specificaţii sau alte informaţii tehnice suficiente pentru a da posibilitatea licenţiatului sau beneficiarului tehnologiei să producă şi să vândă anumite produse.

Legile care reglementează transferul de tehnologie din anumite ţări stipulează că recurgerea la forma plătii sumei forfetare pentru achiziţionarea drepturilor de proprietate industrială sau a tehnologiei face obiectul unor condiţii speciale, în conformitate cu una dintre aceste legi, o sumă forfetară poate

fi plătită doar dacă este stabilită în avans, pe baza volumului estimativ de vânzări din perioada licenţei sau a acordului şi dacă suma se încadrează în limitele maxime stabilite pentru sectorul, activitatea sau produsul respectiv. Alte legi din această categorie mai prevăd că plata sumei forfetare este permisă în cazul achiziţionării drepturilor ce decurg din brevetele de invenţie prin transfer sau cumpărare şi pentru anumite tipuri de servicii şi asistenţă tehnică; în rest, remuneraţia trebuie să ia forma redevenţelor,cum ar fi cazul licenţei unui brevet de invenţie sau a unei mărci de fabrică sau de comerţ, ori a unui contract pentru know-how-ul care trebuie aplicat bunurilor de larg consum, a materialelor în general, a unor utilaje, echipamente şi a altor bunuri de producţie. Cu toate acestea, în ultima situaţie, deşi se stabileşte o sumă forfetară pentru informaţiile tehnice puse iniţial la dispoziţie, ea trebuie să reprezinte un avans al unei remuneraţii prin redevenţe.

c) Redevenţele

Aşa cum s-a menţionat anterior, redevenţele se calculează ulterior, fiind plăti succesive a căror valoare se stabileşte în funcţie de utilizările sau de rezultatele economice. Pentru stabilirea acestei relaţii funcţionale dintre plăţile succesive şi utilizarea sau rezultatul economic, prevederile licenţei sau ale contractului pot face referire la volumul producţiei, la preţul de vânzare al produsului realizat care include tehnologia (sau, în cazul licenţelor pentru mărcile de fabrică sau de comerţ la produsele care se vor vinde purtând acea marcă) sau la profiturile licenţiatului sau ale beneficiarului tehnologiei.

Aşa cum s-a precizat anterior, legile din anumite ţări privind transferul de tehnologie stipulează că redevenţele nu reprezintă singura formă de remuneraţie care se poate utiliza în diferitele tipuri de icenţe de proprietate industrială şi de contracte pentru transferul de tehnologie. In particular, aceste legi prevăd ca redevenţele să fie stabilite fie pe baza unui procent, fie pe baza unei valori fixe a unităţii de producţie, dar în ambele cazuri ele trebuie să fie impuse sau să se afle în relaţie cu preţul de vânzare sau, dacă este cazul, să fie legate şi de profiturile obţinute din vânzarea acelui produs.

d) Comparaţie între plata sumei forfetare si redevenţe

Plata sumei forfetare se caracterizează prin aceea că obligaţia este îndeplinită imediat sau într-un timp relativ scurt. Mai departe, părţile nu mai fac contabilizări, verificări ale calculelor sau remiteri de bani, ca în cazul redevenţelor.

Plata unei sume forfetare, în comparaţie cu redevenţele, poate avea sau nu anumite avantaje în privinţa impozitării. Plata continuă a redevenţelor este considerată, din punctul de vedere al fiscalităţii, venit al licenţiatorului sau al furnizorului tehnologiei şi, prin urmare, redevenţele fac obiectul impozitării. Plata unitară a sumei forfetare şi chiar suma forfetară plătibilă în rate pot fi considerate
rezultate financiare ale unei operaţii de vânzare sau cumpărare, în care cedarea sau transferul drepturilor ie proprietate industrială şi punerea la dispoziţie a know-how-ului sunt considerate similare vânzării de bunuri comerciale. Licenţiatorul sau furnizorul tehnologiei va trebui, şi în acest caz, să plătească impozitul pentru suma forfetară. Cu toate acestea, plata unitară a sumei forfetare poate face obiectul aplicării unei impozit diferit (de obicei mai ridicat) faţă de cel ce se aplică veniturilor sub forma redevenţelor. Unele legi fiscale pot atenua cotele înalte sau progresive de impozitare ale sumei forfetare, dacă aceasta este împărţită în rate plătite în ani fiscali diferiţi, aceste sume făcând astfel obiectul unor impozite mai mici.

Dacă o singură prestaţie mai mare sau mai mică reprezintă o valoare relativă, plata unei sume forfetare poate conduce la rezultate economice mult mai avantajoase între părţi. Dacă, de exemplu, se ating vânzări foarte mari, neaşteptate, în special sub influenţa fluctuaţiilor monetare sau în alte împrejurări economice, sistemul redevenţelor ar duce la încasări neaşteptate şi nejustificate ale licenţiatorului sau furnizorului tehnologiei. La plata sumei forfetare, licenţiatorul sau furnizorul tehnologiei va primi doar contravaloarea singurei sale prestaţii care s-a considerat a fi justificată în momentul încheierii contractului.

Pe de altă parte, plata sumei forfetare poate, de asemenea, să atragă după sine riscuri pentru iicenţiat sau beneficiarul tehnologiei, în cazul în care producţia sau vânzările produsului se află sub aşteptări şi dacă suma forfetară este disproporţionată în raport cu valoarea economică a prestaţiei licenţiatorului furnizorului tehnologiei.

e) Combinarea plăţi prin sumă forfetară cu redevenţele

În multe situaţii, remuneraţia pentru drepturile de proprietate industrială sau pentru know-how reprezintă o combinaţie între plata unei sume forfetare şi redevenţe.

Deseori, plata sumei forfetare este considerată avans pentru punerea la dispoziţie a informaţiilor de natură să dea posibilitate potenţialului licenţiat sau beneficiar al tehnologiei să evalueze această tehnologie. Licenţiatorul sau furnizorul tehnologiei consideră frecvent această plată ca fiind remuneraţia iniţiată pentru cercetarea şi dezvoltarea fundamentală a tehnologiei. Această plată iniţială variază foarte mult de la tranzacţie la tranzacţie, putând fi reprezentată atât de sume mici pentru punerea la dispoziţie a informaţiilor tehnice primare, cât şi de sume foarte mari pentru tehnologii sofisticate care au necesitat o vastă activitate de cercetare şi dezvoltare, în astfel de cazuri, plata iniţială sub forma sumei forfetare poate fi primită drept o plată minimală sau un avans pentru redevenţe. în continuare, licenţiatului sau beneficiarului tehnologiei i se poate da posibilitatea de a efectua plata unei sume forfetare adiţionale stabilită în avans sau negociată în momentul alegerii efectuării acelei plăţi, în loc de redevenţe, cu credit pentru redevenţele deja plătite.

în negocierea remuneraţiei sub forma combinată a plăţii unei sume forfetare şi a redevenţelor, licenţiatul sau beneficiarul tehnologiei va trebui să evalueze cu atenţie debitele şi valoarea totală a plăţilor probabile în diferitele combinaţii. Rata dobânzilor, de exemplu, este importantă în determinarea cuantumului sumei forfetare, în timp ce proiectarea producţiei estimative şi a încasărilor din vânzări pe perioada licenţei sau a contractului sunt esenţiale în stabilirea procentului redevenţelor.

f) Onorariile pentru asistenţă si serviciile tehnice

Serviciile şi asistenţa tehnică specifică, ce urmează a fi puse la dispoziţie de către licenţiator,pot fi indispensabile pentru efectuarea unui transfer de tehnologie sau pentru comercializarea unui produs sub o anumită marcă de fabrică sau de comerţ, fiind uneori necesară plata lor separată.

Onorariile pentru serviciile şi asistenţa tehnică specifice, în legătură cu licenţa privind un brevet de invenţie sau o marcă de fabrică sau de comerţ ori a unui contract de know-how tehnic cuprind:

(a) costurile pentru programele de instruire ale personalului angajat de licenţiatul sau beneficiarul tehnologiei;

(b) onorariile pentru serviciile şi asistenţa tehnică ce urmează a fi acordate--de către experţii tehnici ai licenţiatului sau ai furnizorului know-how-ului pentru licenţiatul sau beneficiarul tehnologiei, la unitatea industrială a celui din urmă, pe întreaga perioadă a licenţei sau a contractului;

(c) onorarii pentru serviciile şi asistenţa tehnică privind utilajele, echipamentele şi alte mijloace pe producţie necesare în exploatarea tehnologiei la unitatea industrială a licenţiatului sau beneficiarului tehnologiei.

g) Recompense indirecte si fără caracter financiar

1. Venituri din operaţiile adiacente

Licenţiatorul sau furnizorul know-how-ului^⁴⁰ poate beneficia de venituri din diferite operaţiuni, cum ar fi comisioanele din vânzările produsului, făcute în numele licenţiatului sau a beneficiarului tehnologiei, prin canalele de distribuţie ale licenţiatorului sau furnizorului tehnologiei, profiturile realizate din vânzarea produsului pus la dispoziţia celui din urmă, în condiţiile unor acorduri de vânzare exclusivă, profiturile din vânzarea de către licenţiatul sau beneficiarul tehnologiei a produselor adiacente care completează programul de comercializare al acestuia, profiturile rezultate din vânzareacătre licenţiatul sau beneficiarul tehnologiei de materii prime, bunuri intermediare, părţi sau alte componente şi închirierea de utilaje, echipamente şi alte mijloace de producţie transmise de către licenţiator sau furnizorul tehnologiei către licenţiat sau beneficiarul acesteia.

2.Dividendele

Dacă licentiatorul sau furnizorul tehnologiei îşi asumă o participare financiară în întreprinderea licenţiatului sau a beneficiarului tehnologiei, ori dacă aceştia se asociază, licentiatorul sau furnizorul know-how-ului va obţine, în eventualitatea unor operaţii comerciale de succes, dividende din participarea financiară. In cazul în care partea esenţială a operaţiunilor comerciale depinde de drepturile de proprietate industrială sau de tehnologia licenţiatorului sau furnizorului tehnologiei, poate exista o diferenţă directă între valoarea redevenţelor şi cea a dividendelor: cu cât redevenţele sunt mai mari, cu atât dividendele sunt mai mici şi invers. Gradul de participare, ca şi factorii financiari şi de impozitare, pot influenţa decisiv sumele care vor fi stabilite pentru fiecare, formarea rezervelor sau reţinerea profiturilor, ceea ce ar conduce la o creştere a valorii participării financiare.

În acest context, atenţia este îndreptată către legile din anumite ţări care reglementează transferul de tehnologie, care tratează drept venituri profiturile legate de preţul drepturilor de proprietate industrială sau al tehnologiei realizate într-o filială şi compania mamă sau între filiale.De asemenea dacă există o unitate economică ori interese comune între părţi sau dacă conducerea efectivă tehnică, administrativă, financiară şi comercială a beneficiarului tehnologiei este exercitată de cel care transferă tehnologia sau dacă cel care transferă tehnologia pune la dispoziţie materii prime sau produse intermediare utilizate în procesul tehnologic, a căror valoare este mai mare decât procentajul specificat din costul total alprodusului. Unele dintre aceste legi prevăd, de asemenea, că în astfel de cazuri nici plata unei sume forfetare, nici redevenţele să nu fie considerate drept contribuţii la capitalul social şi nici să nu se constituie în participare la beneficii sau în capital social al licenţiatului sau al beneficiarului tehnologiei în cadrul întreprinderii respective şi nici să nu se scadă de la calcularea impozitelor pe veniturile acestora.

În condiţiile legilor altor ţări privitoare de asemenea la transferul de tehnologie, deşi redevenţele pot fi plătite de către licenţiatul sau beneficiarul tehnologiei, licenţiatorului sau furnizorului tehnologiei, chiar şi în cazul în care cel din urmă se bucură de participarea financiară a celui dintâi, valoarea plăţilor redevenţelor trebtile redusă substanţial în eventualitatea în care licentiatorul sau furnizorul know-how-ului deţine o participare majoritară în întreprinderea licenţiatului sau a beneficiarului tehnologiei; în plus, plata redevenţelor de o filială deţinută în întregime de o companie părinte străină către aceasta este, în mod obişnuit interzisă.

3. Modificarea (costurilor sau masuri de menţinere a proprietăţii industriale

Adaptarea anumitor costuri şi măsuri de menţinere a proprietăţii industriale^⁴¹, ca de exemplu cheltuielile pentru menţinerea sau apărarea drepturilor care rezultă dintr-un brevet de invenţie sau dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ, poate avea ca efect reducerea cheltuielilor licenţiatorului sau furnizorului know-how-ului şi creşterea cheltuielilor licenţiatului sau beneficiarului tehnologiei ca participant la tranzacţia pentru transferul de tehnologie.

4. Feed-back-ul informaţiilor tehnice

Know-how-ul licenţiatului sau al beneficiarului tehnologiei care trebuie returnată licenţiatorului sau furnizorului tehnologiei poate constitui, de asemenea, o formă de venit pentru cel din urmă.

4. Achiziţionarea datelor de piaţă

Licenţiatorul sau furnizorul tehnologiei poate obţine beneficii din datele pe care i le furnizează licenţiatul sau beneficiarul tehnologiei cu privire la comercializarea produsului într-o anumită zonă, inclusiv cele privitoare la noile tehnici de promovare a vânzărilor care se pot dovedi folositoare în vânzarea produsului din alte zone.

5. Reduceri de preţ pentru licenţiatul sau beneficiarul tehnologiei

Câteva elemente ale unei tranzacţii pentru transferul de tehnologie pot avea ca efect reducerea cheltuielilor de operare ale licenţiatului sau beneficiarului tehnologiei sau pot, în alt mod, să conducă la economii pentru acesta.

Trebuie menţionate câteva astfel de măsuri, cum ar fi utilizarea de către licenţiatul sau beneficiarul tehnologiei a canalelor de distribuţie şi vânzare ale licenţiatorului sau furnizorului tehnologiei, utilizarea fără remuneraţie a mărcii de fabrică sau de comerţ a licenţiatorului sau furnizorului tehnologiei, accesul licenţiatului sau al beneficiarului tehnologiei la informaţiile privind
îmbunătăţirea invenţiilor existente, dezvoltările know-how-ului sau noile invenţii ale licenţiatorului sau furnizorului know-how-ului sau drepturile referitoare la aceste progrese tehnologice şi oportunitatea de a beneficia de comercializarea acestor informaţii şi ale altor servicii tehnice şi de existenţă ale
licenţiatorului sau ale furnizorului tehnologiei.

h) Descrierea monedei obligaţiei si a plătii

Este necesar să se distingă două aspecte în problema desemnării monedei. Primul face referire la determinarea monedei care va servi ca unitate de măsură a obligaţiei care trebuie îndeplinită, iar al doilea la alegerea monedei în care se va efectua plata pentru a se descărca de obligaţie. Moneda obligaţiei şi moneda plăţii poate fi aceeaşi, dar acest lucru nu este neapărat necesar, ele putând fi de

fapt diferite, aşa cum se întâmplă deseori în tranzacţiile comerciale internaţionale.

1. Moneda obligaţiei

Moneda obligaţiei în cazul plăţii unei sume forfetare poate fi atât moneda ţării licenţiatorului sau furnizorului tehnologiei, cât şi cea a licenţiatului sau a beneficiarului tehnologiei sau a unei terţe ţări.

În cazul redevenţelor, dacă valoarea acestora este legată de volumul producţiei si nu depinde de valoarea unităţii produse, se poate alege fie moneda ţării unde se realizează producţia, fie moneda altei ţări. Dacă valoarea redevenţelor este legată de vânzări, moneda aleasă poate fi cea a ţării unde au loc vânzările. Dacă este probabilă vânzarea la export, pot fi alese mai multe monede - moneda ţării licenţiatului sau a beneficiarului tehnologiei, în cazul în care este vorba despre producţie si vânzări locale şi moneda sau monedele ţării ori ţărilor în care se face exportul, în cazul în care redevenţele sunt legate de profiturile întreprinderii licenţiatului sau beneficiarului tehnologiei, atunci poate fi aleasă moneda ţarii în care acea întreprindere este organizată din punct de vedere juridic.

În ceea ce priveşte onorariile pentru serviciile şi asistenţa tehnică, determinarea se va face cel mai probabil între moneda ţării expertului şi cea a ţării în care se prestează serviciile; cu toate acestea, în cazul serviciilor prestate de către experţi trimişi în ţara licenţiatului sau a beneficiarului tehnologiei valoarea plăţilor va fi fixată de regulă în moneda ţării expertului, plata fâcându-se în totalitate sau în parte în moneda acelei ţări, iar restul, dacă există, la care se adaugă sumele atribuite pentru cheltuielile aferente deplasării, ca şi alte facilităţi, în moneda ţării licenţiatului sau beneficiarului tehnologiei. În cadrul legilor anumitor ţări care reglementează transferul de tehnologie se prevede că moneda obligaţiei trebuie să fie moneda ţării licenţiatului sau a beneficiarului tehnologiei, deşi remiterea în exterior se poate face printr-o sumă echivalentă, în monedă străină; aceasta în timp ce reglementările din alte ţări prevăd că, deşi moneda obligaţiei poate fi exprimată într-o monedă străină, cel puţin cheltuielile aferente întreţinerii experţilor în ţara licenţiatului sau a beneficiarului licenţei trebuie plătite în moneda acelei ţări.

Există mulţi factori cu rol în alegerea monedei plăţii, cum ar fi posibilitatea ca moneda obligaţiei sa fie utilizată în ţara acelei monede de către licentiator sau furnizorul tehnologiei; rata inflaţiei în ţara monedei obligaţiei; stabilitatea acelei monede pe piaţa bancară internaţională faţă de alte monede; existenţa controlului schimbului valutar în ţara monedei obligaţiei sau în ţara unde este generat venitul jcenţiatului sau beneficiarului tehnologiei; şi aplicabilitatea legilor fiscale care pot furniza beneficii speciale pentru una sau cealaltă dintre părţi.

2. Rata de schimb

În cazul în care moneda plăţii aleasă diferă de moneda obligaţiei, rata de schimb va apărea de obicei ca prevedere în cadrul licenţei sau contractului. Se poate alege orice rată de schimb; de exemplu, se poate alege rata oficială stabilită de către autorităţile financiare naţionale sau internaţionale, o medie a ratelor precizate sau rata comercială, cum ar fi rata de vânzare prin transfer telegrafic ori altă rată de vânzare sau altă rată a unei bănci comerciale locale sau străine.

Capitolul IV

Tipuri de licenţe de proprietate intelectuală

În capitolele anterioare am descris ,pe larg, modul în care se poate face un transfer de tehnologie utilizând drepturile de proprietate intelectuală precum şi aspecte legate de elementul finaciar-de multe ori element esenţial în asemenea tranzacţii.În continuare vom prezenta principalele contracte prin care se poate realiza un transfer de tehnologie, şi implicit un transfer de drepturi intelectuale.Pentru început vom prezenta principalele contracte de licenţă ,la final prezentând şi alte modalităţi-tot contractuale- de transfer de tehnologie.

4.1.Noţiuni generale privind contractele de licenţă

Contractul de licenţă reprezintă modalitatea cea mai des întâlnită în transferul de tehnologie.^⁴² Practic el reprezintă instrumentul prin care se realizează transferul de tehnologie în cadrul raporturilor de cooperare şi comerţ internaţional.

Constă în acordarea de către titularul unei licenţe brevetate unei alte persoane fizice sau juridice a permisiunii de a executa , în ţară şi pentru o periodă de timp limitată , unul sau mai multe acte care sunt acoperite de drepturile exclusive ale titularului invenţiei brevetate în acea ţară..Atunci când se acordă o „licenţă”.Acordul este dat în schimbul unui preţ (a unei redevenţe) , iar obiectul contractului se poete referi la dreptul de a folosi brevete de invenţie , procedee tehnice , documentaţii tehnice , scheme operatorii de producţie , metode de exploatare a maşinilor, metode de tratare a produselor, mărci de fabrică şi mărci de comerţ.

Conţinutul şi efectele licenţei sunt reglementate de legea contractului , care se determină de părţi în conformitate cu pricipiul autonomiei de voinţă.

Libertatea contractuală a părţilor este limitată de acele acte normative care conditionează încheierea contractelor externe , de inerdicţia stipulării clauzelor abuzive şi de incidenţa legislaţiei antitrust.

În practica inernaţională , contractul se combină în multe cazuri cu contractul de asistenţă tehnică , pentru a uşura firmei beneficiare punera în aplicare a licenţei achiziţionate.În alte cazuri , contractele de licenţă se încheie în contextul unor acorduri-cadru de cooperare.

Licenţa este acordată de obicei sub rezerva unor condiţii care vor fi stabilite într-un document scris prin care licenţiatului îi este acordată licenţa. Astfel licenţiatorul poate acorda licenţa în anumite condiţii cum ar fi licenţa să fie exploatată doar pentru o perioadă de timp ori pentru o anumită regiune limitând astfel exploatarea de către beneficiar a licenţei. Tot astfel el poate acorda beneficiarului exclusivitatea exploatării acelei licenţe sau în caz contrar el poate să nu-i acorde licenţiatului exclusivitate caz în care îşi rezervă dreptul de a acorda permisiunea folosirii licenţei şi altor terţi .

O altă condiţie poate fi ca invenţia să fie exploatată de către licenţiat numai pentru fabricarea produselor destinate unei utilizări specifice , de exemplu fabricarea unui produs farmaceutic pentru oameni , dar nu şi pentru animale.O altă condiţie ar putea fi ca licenţiatul să exploateze invenţia doar în anumite fabrici sau să comercializeze produsul reprezentând invenţia doar în anumite regiuni bine definite.

Uneori între două firme se face un schimb de licenţe ,în sensul că fiecare pune la dispoziţia celuilalt , licenţa sa de brevet pentru realizarea de produse diferite sau aplicarea de tehnologii diferite .Se ajunge astfel la operaţiunea cunoscută sub denumirea de cross-licensing.

În ceea ce priveşte natura juridică a contractului de licenţă trebuie remarcat faptul că acesta nu este reglementat în mod special ,el fiind supus tot regulilor dreptului comun în materie de contracte .

Contractul de licenţă apare ca un instrument juridic prin care se precizează drepturile şi obligaţile părţilor contractante şi oferă, prin natura sa obligatorie , protecţie înpotriva urmărilor unor eventuale neînţelegeri.

Conform accepţiunilor internaţionale ^⁴³, contractul de licenţă este un contract de tip deosebit , care nu se poate încadra în tipurile de contracte de drept civil , cum ar fi cele de vânzare-cumpărare , închiriere sau arendă. Au existat opinii potrivit cărora contractul de licenţă ar avea natura unui contract nenumit sau sui generis , oris-a refuzat un răspuns global în această problemă.

Contractul de licenţă este un contract consensual cu titlu oneros, ,sinalagmatic, comutativ şi de regulă cu executare succesivă şi intuitu personae.
Părţile contractului de licenţă

Când este acordată o licenţă , documentul care pune în evidenţă permisiunea acordată de către titularul invenţiei brevetate este numit de obicei „contract de licenţă” sau mai simplu „licenţă”. Titularul invenţiei brevetate care dă permisiunea este numit „licenţiator”.Persoana sau entitatea juridică care primeşte acea permisiune este numită „licenţiat”.

Obligaţiile părţilor contractului de licenţă

Obligaţiile cedentului ( a licenţiatorului ) :

obligaţia de a-l pune pe beneficiarul licenţei în situaţia de a folosi invenţia;
obligaţia de a-i acorda asistenţă tehnică;
obligaţia de plată a anuităţilor;
obligaţia de garanţie.
Obligaţiile licenţiatului ( a beneficiarului licenţei ) :
obligaţia de plată a preţului;
obligaţia de exploatare a licenţei.

4.2 Tipuri de licenţe

Prevederile tipice ale unei licenţe de proprietate intelectuală au fost discutate în termeni generali în cele prezentate mai sus precum şi în capitolul anterior. Anumite prevederi sunt specifice unor categorii de proprietate intelectuală care fac obiectul licenţelor. Câteva dintre cele mai importante prevederi sunt prezentate în cele ce urmează.

A. Licenţele pentru brevetele de invenţie

În cazul licenţei pentru un brevet de invenţie, scopul contractului este acela de a autoriza folosirea unei invenţii protejate prin brevet. Brevetul de invenţie implicat în această acţiune este identificat prin precizarea numelui ţării în care a fost acordat şi a numărului său. în general, obiectul ehnic al invenţiei este menţionat pe scurt în preambul sau în articolul care defineşte termenii utilizaţi în contract.

De asemenea, în mod frecvent, se face referire la o anexă separată a contractului, în cazul in care licenţa are în vedere mai multe brevete de invenţie acordate în ţară diferite.

Este recomandabil să se menţioneze numele exacte ale ţărilor în care cererile pentru acordarea brevetelor de invenţie sunt iacă în curs de examinare şi să se stipuleze care dintre părţi este responsabilă sase ocupe de formalităţile administrative şi juridice necesare pentru menţinerea brevetelor de invenţie. Brevetul de invenţie oferă o serie de drepturi exclusive: dreptul de a utiliza invenţia, de a o produce, de a o vinde sau plasa pe o piaţă, în general, o licenţă pune la dispoziţia licentiatorului autorizaţia de a executa toate aceste acţiuni. O licenţă poate fi exclusivă,unică sau simplă.O licenţă exclusivă garantează faptul că licenţiatul nu va avea concurenţă nici chiar pe cea a licenţiatorului sau a filialelor sale. Acest lucru trebuie stipulat în contracto Obţinerea unei licenţe unice garantează licenţiatului că licenţiatu nu va acorda licenţa altor întreprinzători di teritoriul contractual. O licenţă simplă nu acordă nicio garanţie cu privire la aceste aspecte,constituind pur şi simplu o aautorizaţie pentru utilizarea invenţiei.În asemenea cazuri este recomandabil să se introducă în contract ceea ce este cunoscut ca fiind “clauza licenţiatului celui mai favorizat “.O astfel de clauză îl asigură e licenţiat că se va bucura de condiţiile cle mai favorabile care ar putea fi acordate în continuare şi unui al doilea licenţiat pe acelaşi teritoriu..Astfel prin existenţa acestei clauze, se evită denaturarea concurenţei care ar rezulta din condiţii contractuale diferitepentru furnizarea tehnologiei.

B. Licenţele de marcă
Contractul de licenţă a mărcii este convenţia prin care titularul unei mărci numit licenţiator transmite altei persoane denumit licenţiat dreptul de a folosi acea marcă în schimbul unui preţ.

Doctrina^⁴⁴ distinge între :

licenţa de exploatare care dă dreptul licenţiatului de a aplica marca cedată, precum şi de a fabrica produsul , caz în care aceiaşi marcă se foloseşte pentru două produse care au o origine diferită(titularul şi licenţiatul) dar caracteristici identice;
licenţa de folosire , care constă în autorizarea în autorizarea de a aplica sau ataşa marca pe produse livrate de licenţiator;
licenţa de reclamă , care implică autorizarea folosirii unei denumiri care constituie obiectul unui drept personal al altei persoane în scop comercial şi publicitar

Licenţa de reclamă constă în autorizarea folosirii, în scop comercial şi publicitar, a unei denumiri care formează obiectul unui drept personal al altuia^⁴⁵.

Observăm că deşi asistăm la o expansiune a licenţei în materie de mărci , există şi obiecţiuni în priveşte admisibilitatea licenţei acestora , susţinându-se că în vreme ce este legitim ca inventatorul sau autorul să poată valorifica drepturile lor exclusive , permiţând unor terţi să le exploateze , acesta fiind un mod normal de a folosi creaţia lor, nu pare însă posibil ca propietarul unei mărci să fie autorizat să tragă foloase din utilizarea mărcii sale ,ci numai din vânzarea produselor sale , cărora marca nu face decât să le garanteze autenticitatea Nu este de mirare că , în considerarea acestei opinii , există tări în care transmisiunea liberă a mărcii era o vreme interzisă^⁴⁶ problema rezolvându-se prin recurgerea la aşa-zisele „licenţe imperfecte”, pe teritoriul cărora titularul mărcii „tolerează” exploatarea acesteia de către terţi în schimbul unei indemnizaţii sau la contracte pe baza cărora titularul mărcii îşi asumă controlul producţiei beneficiarului”.

Directiva comunitară din 21 decembrie 1988 reglementează licenţa mărcii, iar în Regulamentul nr.40/1994 privitor la marca comunitară , art.22 consacră şi el admisibilitatea licenţelor^⁴⁷.
a) Forma contractului de licenţă a mărcii^⁴⁸

Nici o condiţie de formă nu este expres prevăzută în legea noastră pentru contractul de licenţă. Interesant este faptul că şi în dreptul francez, în vreme ce pentru contractul de cesiune se prevede forma scrisă drept condiţie de valabilitate, sub pedeapsa nulităţii, în cazul licenţei o astfel de condiţie nu este impusă. În doctrină se arată că legea franceză a fost redactată la cererea industriaşilor care au argumentat că în grupurile de societăţi sunt frecvente cazurile în care o societate aparţinând grupului acordă alteia sau altora o licenţă verbală pentru folosirea mărcii.

b) Părţile contractului de licenţă a mărcii

Licenţiatorul care poate fi:

Titularul mărcii înregistrate. În caz de coproprietate este necesar acordul tuturor coproprietarilor;
Titularul unui drept de uzufruct asupra mărcii;
Licenţiatul care poate deveni licenţiator într-un contract de sub-licenţă, dacă potrivit contactului principal acest lucru este posibil;
Licenţiatul, desemnat uneori şi cu denumirea de beneficiar, poate fi orice persoană care are capacitatea de a contracta.

În cazul persoanelor juridice se va respecta principiul capacităţii de folosinţă.

c) Obiectul contractului de licenţă

Licenţa poate avea ca obiect numai o marcă în vigoare şi valabilă. Transmiterea mărcii poate fi însoţită şi de transmiterea unui secret de fabrică sau a unui Know-how. Contractul de licenţă nu poate privi decât produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

d) Întinderea licenţei

Licenţa poate fi totală, caz în care licenţiatul este autorizat să utilizeze marca pentru toate produsele, lucrările şi serviciile pentru care s-a făcut înregistrarea sau parţială când licenţiatul este autorizat să folosească marca pentru a desemna anumite produse, lucrări sau servicii din cele pentru care s-a făcut înregistrarea. Licenţiatul care depăşeşte limitele licenţei săvârşeşte un act de contrafacere.

Licenţa poate fi, deasemenea exclusivă sau neexclusivă. Licenţă este exclusivă atunci când titularul mărcii se obligă să nu confere dreptul de a folosi marca, pentru teritoriul convenit şi altei persoane. Dimpotrivă, este neexclusivă atunci când el îşi rezervă dreptul de a conferi şi altor persoane dreptul de a folosi acea marcă. Licenţiatorul poate, deasemenea, să-şi rezerve dreptul de a folosi el marca sau, dimpotrivă, poate renunţa la acest drept.

Marca licenţiată poate pierde din capacitatea ei de a servi la identificarea produselor, de a servi la indicarea provenienţei acestora, putând deveni chiar deceptivă. De aceea, legea noastră a prevăzut că licenţiatul este obligat să pună alături de marca aplicată pe produsele ce fac obiectul acestuia menţiunea „sub licenţă”.

e) Condiţii de opozabilitate a licenţei de marcă

Între părţi contarctul de licenţă produce efecte numai din momentul încheierii convenţiei. Faţă de terţi licenţa va produce efecte numai de la data înscrierii în Registrul Naţional al Mărcilor.Licenţa trebuie, deasemenea, să fie publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

f) Durata contractului de licenţă

Durata protecţiei unei înregistrări a mărcii fiind limitată, chiar dacă prin reînnoirea înregistrării se poate ajunge la o protecţie nelimitată în timp, credem că durata contractului nu poate depăşi data expirării unei înregistrări. Dar dacă părţile au convenit altfel şi durata contractului depăşeşte această limită, titularul mărcii îşi asumă implicit obligaţia de a reînnoi înregistrarea mărcii care face obiectul licenţei.

f) Durata contractului de licenţă

Contractul încetează prin împlinirea termenului pentru care s-a încheiat, ori prin rezilierea lui. Anularea sau rezoluţiunea contractului are ca efect restituirea prestaţiilor. Întinderea restituirii trebuie să ţină seama de avantajele obţinute prin exploatarea mărcii.
g) Efectele contractului de licenţă

Contractul de licenţă a mărcii nu operează un transfer al dreptului asupra mărcii, aceasta continuând să rămână în patrimoniul titularului. Dar contractul de licenţă creează în sarcina părţilor mai multe obligaţii.

Licenţiatorul trebuie să permită folosirea mărcii de către licenţiat, potrivit cu clauzele contractului.Totodată el trebuie să garanteze pe licenţiat pentru viciile ascunse ale mărcii cât şi pentru evicţiune.Acest fapt presupune că el trebuie să se abţină de la săvârşirea oricărui act de natură a tulbura folosinţa mărcii de către licenţiat, dar să garanteze pe beneficiar şi împotriva actelor materiale sau juridice ale terţilor. În acest sens, licenţiatorul trebuie să ceară el încetarea actelor de contrafacere săvârşite de către terţi şi să apere pe licenţiat împotriva acţiunii în contrafacere introdusă de terţi contra sa.

Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de marcă împotriva licenţiatului care a încălcat clauzele contractului de licenţă în ceea ce priveşte durata folosirii, aspectul mărcii şi natura produselor sau serviciilor pentru care licenţa a fost acordată, teritoriul pe care marca poate fi folosită, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licenţiat sub marca pentru care s-a acordat licenţa.

Pe durata contractului de licenţă, licenţiatul este obligat:

Să folosească pentru produsele cărora li se aplică marca, numai marca ce face obiectul contractului de licenţă, având totuşi libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este fabricantul acestora;
Să pună menţiunea „sub licenţă” alături de marca aplicată pe produsele ce fac obiectul acesteia conform contractului.

În afară de aceste obligaţii formulate expres în lege, licenţiatul mai este obligat:

Să folosească marca numai pentru produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de licenţă;
Să menţină aspectul mărcii dar şi calitatea produselor sau serviciilor pentru care foloseşte marca;
Să folosească marca în limitele teritoriale convenite;
Să folosescă în mod efectiv marca. Obligaţia trebuie privită cu exigenţă sporită atunci când preţul licenţei se plăteşte proporţional cu venitul realizat din exploatare;
Să plătescă preţul convenit care trebuie să fie determinat sau determinabil.

Contractul de licenţă mai poate cuprinde diverse alte clauze, cum sunt:

Transmiterea concomitentă a unui secret de fabrică sau know-how;
Permisiunea sau interdicţia sub-licenţei;
Clauze de negaranţie;
Obligaţia de a asigura publicitatea mărcii;
Situaţia stocurilor la încetarea contractului de licenţă;
Condiţiile în care marca trebuie exploatată şi privitoare la calitatea produselor;
Clauze de neconcurenţă;
Eventualul control al folosirii mărcii şi calităţii produselor;
Codiţiile încetării contractului;
Răspunderea pentru prejudicii etc.

h) Reguli commune privind licenţele pentru mărcile de fabrică şi de comerţ

Licenţierea mărcilor de fabrică sau de comerţ are o origine relativ recentă în istoria acestor mărci.Dacă funcţia originală a mărcilor de fabrică sau de comerţ era aceea de a indica originea comerciantului,bunurile provenind de la o anumită sursă, alta decât titularul mărcii de fabrică sau de comerţ, nu puteau să folosească marca acestuia decât prin fraudă.Într-adevăr,acordarea unei licenţe pentru marca sa de fabrică sau de comerţ îl făcea pe titularul acesteia vulnerabil la revendicarea radierii sau neutilizarea mărcii sale.Exercitarea de către titularul mărcii a unui control de calitate asupra produselor vândute de un licenţiat căruia i-a fost acordată marca a deschis calea ideii că un astfel de control era o formă prin care utilizatorul evita radierea mărcii.Această idee a constituit baza înregistrării prevederilor utilizatorului , care se introduc în ultimii 40 de ani în majoritatea prevderilor legale privind mărcile de fabrică sau de comerţ.

Licenţele pentru mărcile de fabrică ot fi acordate ca anexă la licenţele pentru brevetele de invenţie sau de know-how sau în mod distinct.printre prevederile specifice celor mai multe licenţe pentru mărcile de fabrică sau de comerţ se numără următoarele:

Permisiunea de utilizare.Acordarea permisiunii de a utiliza marca sau mărcile respective reprezintă prima prevedere care se stabileşte în majoritatea contractelor de licenţă. Particularităţile mărcii sau mărcilor sunt de obicei prezentate într-o anxă a contractului, împreună cu produsele pentru care vor fi utilizate mărcile sau marca.
Numărul licenţiaţilor.Pentru licenţiat este important să ştie câţi alţi licenţiaţi vor fi desemnaţi să deservească teritoriul contractual.Este important,de asemenea, să se cunoască dacă titularul drepturilor intenţionează să distribuie în interiorul teritoriului.În sfârşit este important pentru licenţiat în cazul în care urmează ca şi alte persoane să deţină licenţe, ca acesta să fie asigurat că cei care-i vor fi concurenţi vor beneficia de licenţe în condiţii comparabile cu cele pe care le-a dobândit el.
Controlul calitativ. .Aşa cum am menţionat anterior,în centrul oricărui contract pentru licenţierea unei mărci de fabrică sau de comerţ se află acea prevedere care stabileşte că licenţiatul nu va utiliza marca respectivă pentru produsele care nu ating standardele de calitate prevăzute de către titularul mărcii. Prevederile care reglementează controlul calitativ vor stabili că licenţiatul primeşte pe bază de jmfidenţialitate toate specificaţiile, datele tehnice şi know-how-ul titularului mărcii, pentru a permite întrunirea standardelor de calitate prevăzute. Această clauză cere, de obicei, ca utilizatorul mărcii să trimită eşantioane din produse către titularul mărcii şi să permită inspectarea fabricii, depozitelor şi mjiloacelor de producţie ale utilizatorului, materialele utilizate, depozitarea şi ambalarea produselor finite. Contractul ar mai trebui să permită utilizatorului să dispună de produsele care nu întrunesc smdardele calitative, în cazul în care acestea nu poartă marca titularului.
Marketing. Licenţa va desemna teritoriul în care poate fi utilizată marca de fabrică sau de smerţ. Aceasta va conţine, de obicei, interdicţia vânzării în afara teritoriului desemnat, ca şi prevederi ore nu vor permite amestecul titularului mărcii în acest teritoriu. Materialele publicitare realizate de icentiat pot necesita o aprobare din partea titularului mărcii.

Acordurile financiare.Pe lângă plata unei taxe sau a redevenţelor pentru utilizarea mărcii sale, un titular poate solicita, de asemenea, o remuneraţie pentru persoanele specializate care să-i instruiască pe angajaţii licenţiatului în acele probleme de natură să ajute la atingerea standardelor de calitate prescrise de titularul mărcii şi cerute prin intermediul contractului. De asemenea, mai trebuie încheiate a centratele cu privire la alocarea fondurilor pentru know-how-ul de realizare a eşantioanelor. În sfârşit, licenţiatului i se va cere de obicei să întocmească liste şi alte documente detaliate cu privire la vânzările produselor care poartă marca de fabrică sau de comerţ a titularului.
Încălcări.Licenţiatul este obligat de regulă să raporteze titularului toate detaliile referitoare la încălcările care apar, iar titularul, de obicei, are conducerea procedurilor în justiţie legate de aceste încălcări.

C. Licenţele pentru dreptul de autor (de editare)

În cazul unui contract de editare, titularul dreptului de autor nu are nevoie şi de obicei nu menţionează să împartă nici acest drept şi nici pe acela de a controla editarea operei sale. Anumite legi ale dreptului de autor consideră că drepturile patrimoniale ale autorului sunt inseparabile de cele morale şi, în aceste condiţii, înstrăinarea dreptului autorului de a-şi publica lucrarea poate fi chiar inposibilă. în momentul în care devine parte a unui contract de editare, titularul dreptului de autor îşi asumă de obicei doar o restrângere a exerciţiului drepturilor sale asupra lucrării care urmează să fie publicată, restrângerea fiind cea necesară pentru ca editorul să poată utiliza lucrarea. În acelaşi timp, titularul dreptului de autor nu se modifică, el rămânând tot autorul sau alt titular al dreptului de autor.

Astfel, un contract de editare specific nu este decât o licenţă acordatâeditorului de către titularul dreptului de autor. Pentru a avea valoare pentru editor, o licenţă trebuie să ofere acestuia şi posibilitatea se a se proteja împotriva terţilor în activitatea sa de editare.

În general, prin licenţă în domeniul dreptului de autor se înţelege acea autorizaţie acordată de către autor sau alt titular al dreptului de autor utilizatorului lucrării (editor sau alt licenţiat) pentru a o utiliza în maniera şi în condiţiile în care au căzut de acord cele două părţi.

Editorului ar trebui să i se acorde o licenţă care să cuprindă toate drepturile necesare pentru salizarea optimă a publicării planificate, în general, acesta dobândeşte o licenţă exclusivă (beneficiază ăe un drept exclusiv) pentru reproducerea şi publicarea lucrării respective - sau, dacă este cazul, să ralizeze, să reproducă şi să publice traducerea acesteia - într-o ediţie comercială standard care să .aprindă un număr rezonabil de exemplare.

Licenţa poate fi acordată pentru o singură ediţie sau pentru ediţiile următoare. Dimensiunile mei singure ediţii ori ale primei ediţii sunt determinate de obicei în cadrul contractului, fie prin fixarea numărului de exemplare pe care urmează să îl aibă, fie prin stipularea unui număr minim şi/sau maxim de exemplare („tiraj"). Acordul privind dimensiunile unei singure ediţii sau ale primei ediţii ia în considerare de obicei necesitatea de a întruni cererea probabilă a publicului, la costuri care să permită vânzările la un preţ obişnuit de distribuţie per exemplar, care este dominant într-o anumită piaţă de carte sau cu privire la publicaţii similare.

În cazul unei licenţe pentru publicarea traducerii unei lucrări, trebuie specificată limba (sau limbile) ediţiei (sau ediţiilor) autorizate.

Pentru promovarea diseminării lucrării publicate, ca şi în vederea unei posibile exploatări viitoare a acesteia, licenţiatul poate dobândi şi aşa-numitele „drepturi secundare". Acestea servesc scopului de a reproduce ori comunica public sau de a-i autoriza pe alţii să reproducă şi să comunice public lucrarea (sau traducerea acesteia) sub anumite forme, altele decât cele ale ediţiei comerciale standard.

De exemplu, aceste drepturi secundare pot cuprinde: dreptul asupra publicărilor în presă, anterioare sau ulterioare, a extraselor din lucrare; drepturi de scris, adică dreptul de a publica întreaga lucrare sau părţi din aceasta într-unul sau mai multe numere succesive ale unui ziar sau ale unei reviste, înainte sau după publicarea lucrării într-o ediţie comercială standard; dreptul de a citi extrase
din lucrare şi de a le difuza prin radio şi televiziune; dreptul de a include lucrarea publicată sau o parte a acesteia într-o antologie; dreptul de a pregăti ediţii „de buzunar" sau pentru cluburile de carte ulterior publicării ediţiei comerciale standard.

Deseori, editurile solicită titularului dreptului să li se ofere, în cadrul drepturilor secundare, şi dreptul de a autoriza reproducerea lucrării publicate, prin reali zarea de microfilme sau prin alte metode de acest fel, în scopuri care depăşesc utilizările corecte permise de lege. Editura mai poate solicita şi dreptul de a autoriza introducerea lucrării într-o reţea de calculatoare la care să aibă acces şi publicul.

De asemenea, editurile pot solicita titularului să le acorde dreptul de a autoriza reproducerea lucrării sub forma înregistrărilor sonore. Uneori este solicitat şi dreptul de a autoriza reproducerea filmelor cinematografice. Toate aceste tipuri de reproducere prin mijloacele tehnologiei moderne sunt denumite în cadrul contractelor de editare prin expresia „reproducere mecanică", iar drepturile aferente acesteia prin sintagma „drepturi de reproducere mecanică". Acest termen nu trebuie confundat cu noţiunea de „drepturi muzicale mecanice" care se referă la drepturi de a reproduce o lucrare muzicală sub forma înregistrărilor sonore.

Este rezonabil şi de obicei se acceptă situaţia de a nu acorda editurii dreptul de a exploata lucrarea în sensul adaptării ei, ca de exemplu drepturile de adaptare dramatică pentru producţii cinematografice sau de scenă, sau pentru radiodifuzarea şi tele-difuzarea sau pentru drepturile de traducere în general. Strict vorbind, exploatarea acestor drepturi se află dincolo de scopul promovării

şi exploatării directe ale publicaţiei lucrării în forma realizată de editură.

Acordarea „drepturilor de rezumare" (dreptul de a publica un rezumat sau o formă prescurtată a lucrării) ca şi a „drepturilor pentru realizarea unei benzi desenate", fac de multe ori obiectul unei autorizaţii speciale pentru fiecare caz, având în vedere interesele morale ale autorului în legătură cu integritatea lucrării.

În contractele de editare pot fi introduse prevederi speciale în legătură cu integritatea lucrării care urmează să fie publicată. Acestea se pot dovedi utile mai ales în ţările în care legislaţia nu cuprinde prevederi adecvate cu privire la „drepturile morale" ale autorului. De exemplu, se poate conveni ca „editura să reproducă lucrarea fără a aduce vreo modificare, abreviere sau adăugire a acesteia."

Cu privire la traducerea unei lucrări, de obicei se convine ca „editura să realizeze o traducere fidelă şi exactă, pe cheltuiala sa. Titlul traducerii va face obiectul acordului scris din partea titularului dreptului de autor. La cerere, textul final al traducerii va fi înaintat acestuia spre aprobare."

Se mai poate stipula că „editura va asigura apariţia cu preeminenţa necesară a titlului lucrării şi a autorului acesteia pe fiecare exemplar produs".În funcţie de circumstanţe, mai poate fi adăugat şi că editura se angajează să tipărească numele editurii care a publicat ediţia originală ca şi anul/anii ediţiei/ediţiilor anterioare ale lucrării pe verso-ul paginii de titlu".

Cu privire la unele formalităţi solicitate în câteva state (în special în Statele Unite ale Americii) drept condiţii ale stăpânirii depline a dreptului de autor asupra lucrărilor publicate, se stipulează în general, în cadrul contractelor de editare că se va tipări o notă adecvată privind dreptul de autor pe jasna de titlu. Nota constă în simbolul , anul primei publicări a lucrării şi numele titularului dreptului jr mior asupra lucrării. În ceea ce priveşte difuzarea exemplarelor publicate, se stipulează adesea că „editura va realiza i promovare eficientă a lucrării pe cheltuiala sa".

În cazul în care licenţa acelei edituri nu a fost încheiată pentru o singură ediţie, se adaugă de multe ori şi că „editura va avea grijă ca lucrarea publicată să fie la dispoziţia consumatorilor în permanenţă, iar noile ediţii să fie publicate în timp util pentru a veni mereu în întâmpinarea cererii".

Capitolul V

Alte contracte de transfer de tehnologiei
A.Contractul de know-how

1. Noţiune, trăsături caracteristice
Know-how-ul reprezintă ansamblul de cunoştinţe tehnice-infomaţii, experienţă, abilitate - nebrevetabile sau brevetabile dar nebrevetate necesare fabricării , funcţionării ori comercializării unor tehnologii ori procedee. Noţiunea de know-how este o abrevire a expresie nord-americane “the know-how to do it”.

Doctrina a definit recent know-how-ul ca fiind creaţia intelectuală reprezentată de totalitatea cunoştinţelor şi soluţiilor noi ,secrete substanţiale şi identificate, deţinute de un comerciant, utile în industrie ,comerţ sau servicii, pentru care titularul îşi manifestă voinţa de ale transmite în anumite condiţii terţilor.

Principalele elemente de ordin intelectual care alcătuiesc, separat sau în ansamblul lor, conţinutul know-how-ului sunt :

abilitatea tehnică
experienţa
cunoştinţele tehnice

Toate aceste cunoştinţe de ordin intelectual pot avea- şi de regulă au- un suport material : schiţe,obiecte, instrucţiuni sau alte documentaţii.

Trăsăturile esenţiale ale know-how-ului sunt :

transmisibilitatea cunoştintelor care îl alcătuiesc(în măsura în care sunt indusolubil legate de persoana deţinătorului)
caracterul secret al cunoştinţelor şi într-o anumită măsura noutatea acestora
know-how-ul nu este niciodata brevetat, brevetarea implicând divulgarea sa.

În ceea ce priveşte a doua trasătură menţionăm că în SUA jurisprudenţa s-a pronunţat în sensul că nu trebuie să fie în întregime nou, fiind suficient ca el să reprezinte” într-o proporţie importantă”eforturile independente ale celui care l-a pus la punct.

2. Importanţa know-how-ului
Valoarea know-how-ului constă tocmai în faptul că el reprezintă un monopol de fapt pentru deţinătorul său, asigurat de interzicerea accsului terţilor la cunoştintele respective. De aici rezultă însă şi caracterul fragil şi aleatoriu al valorii know-how-ului care depinde de măsura în care este păstrat secretul asupra cunoştinţelor care îl alcătuiesc.

Specific know-how-ului este faptul că el conţine informaţii care nu sunt brevetate fie pentru ca nu pot îndeplini condiţiile necesare pentru acordarea protecţiei sau fie că deţinătorul lor nu doreşte să le divulge, păstrându-le doar sine.

Know-how-ul se deosebeşte de secretul de fabrică apărat în unele legislaţii înpotriva divulgării deoarece :

priveşte nu numai tehnicile efectiv utilizate, obiect ale secretului de fabrică, ci şi pe cele aflate în stadiu experimental, precum şi cunoştinţele ;
este verificabil prin transmitere în timp că secretul constituie de regulă exclusivitatea unei singure întreprinderi .

Acest transfer de tehnologie, adică acordarea permisiunii de a utiliza know-how-ul se realizează printr-o metodă legală şi anume contractul de know-how.

Prin încheierea acestui contract iau naştere relaţii juridice între furnizorul de know-how care furnizează acel know-how numit cedent şi persoana (entitatea) care primeşte acel know-how numit cesionar. Firesc aceste relaţii sunt de natură contractuală în sensul că cedentul consimte ( îşi dă acordul ) cesionarea iar cesionarul consimte achiziţionarea know-how-ului.

3. Natura juridică a contractului de know-how
În ceea ce priveşte natura juridică a contractului de transmitere a know-how-ului în doctrină au fost enunţate trei opinii:

know-how-ul este transmis printr-un contract de antrepriză ;
know-how-ul este transmis printru-un contract de licenţă şi contract de cesiune ;
know-how-ul este transmis prin inermediul contractului de franciză.

Know-how-ul poate fi transmis şi în cadrul unui contract de licenţă atunci când know-how-ul este în legătură cu o invenţie, marcă de fabrică înregistrată sau un desen sau model industrial. În acest caz dispoziţiile referitoare la know-how se găsesc incluse în contractul de licenţă. Este sitaţia în care cel care dezvoltă acel know-how este şi titularul invenţiei brevetate.

În ceea ce priveşte modul de comunicare al know-how-ului acesta poate fi comunicat :
sub forma tangibilă, cum ar fi planuri arhitecturale ale clădirilor fabricilor, desene, schiţe ale maşinilor, manuale sau instrucţiuni.
sub formă intangibilă ca în următoarele cazuri
un inginer al furnizorului care să dea explicaţii unui inginer al beneficiarului (servicii tehnice)
un inginer al beneficiarului care să asiste/să fie prezent la o linie de producţie ( asistenţă tehnică )
pregătirea personalului beneficiarului în fabrica acestuia sau a furnizorului ( servicii de management )

Întrucât know-how-ul conţine cunoştinţe, informaţii ce nu sunt brevetate sau nebrevetabile ele sunt lipsite de o protecţie legală cea ce face ca obiectul contractului să nu fie uşor idntificat .Ca urmare părţile vor descrie know-how-ul ce trebuie pus la dispoziţie,dacă este necesar vor identifica progresele tehnologice ale unei părţi sau ale celeilalte şi conditţile în care aceste progrese vor fi puse la dispoziţie de către acea parte celeilalte.

Identificarea know-how-ului este posibilă atât prin descrierea informaţiilor şi cunoştinţelor care sunt transferate de la o parte la alta cât şi prin determinarea produselor şi serviciilor la care aceste informaţii şi cunoştinţe se aplică, fie în scopul producerii bunului al exploatării bunului sau al prestării serviciului. Având în vedere că este necesară identificarea cât mai exact a obiectului contractului forma scrisă este cea în care se încheie contractul.

4. Părţile contractului de know-how

Părţile în contract au următoarele obligaţii :

A.Obligaţiile cedentului de know-how

obligaţia de comunicare a know-how-ului. Este o obligaţie de ”a face; se poate realiza prin remiterea de documente, planuri, schiţe, instruirea personalului

b) obligaţia de comunicare a perfecţionărilor. Poate fi considerată ca o clauză subînţeleasă; parţile pot conveni ca perfecţionările obţinute de cedent nu sunt transmisibile ori că transmiterea se va face numai cu majorarea corespunzătoare a preţului

obligaţia de garanţie pentru vicii ascunse, obligaţie comună în contractele sinalgmatice
contractul de know-how mai poate da naştere şi unor obligaţii de exclusivitate şi de păstrare a secretului

B. Obligaţiile cesionarului de know-how

obligaţia de plată a preţului.
obligaţia de exploatare a know-how-ului
obligaţia de păstrare a secretului (de confidenţialitate)
obligaţia de non-concurenţă şi de comunicare a perfecţionărilor către furnizorul de know-how

Un know-how este dobândit sau dezvoltat de către cel care îl deţine în decursul activităţii de cercetare şi dezvoltare sau prin aplicarea tehnicilor industriale şi comerciale în operaţile pe care le efectuează întreprinderea acestuia. Un anumit know-how constituie un bun valoros al licenţiatorului şi îi poate determina poziţia sa pe piaţă în luptă cu concurenţa. Tocmai de aceea în cazul în care acesta doreşte să-l facă cunoscut îl va face în schimbul unui preţ care să compenseze dezvăluirea informaţilor.

Know-how-ul se furnizează deci în urma unor negocieri între cel care funizează şi cel care doreşte achiziţionarea de know-how. Preţul poate fi stabilit în sumă forfetară sau sub forma unor redevenţe. O importanţă deosebită se acordă obligaţiei de confidenţialitate pe care cesionarul de know-how trebuie să o respecte întrucât transmiterea de know-how echivaleaza cu intenţia de divulgare a acestuia.

Întrucât un know-how poate face parte din fondul de comerţ al unui comerciant acesta poate fi înstrăinat odată cu acel fond sau separat de acel fond de comerţ.
5. Mijloace juridice de apărare
Pe plan juridic know-how-ul poate fi protejat :

pe cale civilă, care poate fi
contractuală, prin inserarea unor clauze adecvate în contract menite să asigure confidenţialitatea cunoştinţelor transmise
extracontractuală, în temeiul răspunderii civile delictuale când cel în cauză are la dispoziţie două acţiuni: una pentru concurenţa neloială care poate fi folosită împotriva concurenţilor, şi o acţiune în răspundere civilă delictuală, de drept comun, care poate fi folosită împotriva altor persoane decât concurenţii.
pe calea unei acţiuni penale pentru divulgarea secretului de fabrică ori profesional ori prin sancţionarea furtului
pe calea unei acţiuni în îmbogăţirea fără justă cauză, care ar avea caracter subsidiar

Download 0,54 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:

1 2 3 4 5 6 7